SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Bogotá D.C., RAD: 14-202386- -00001-0000 Fecha: 2014-10-27 16:28:45 DEP: 10 OFICINAJURIDICA TRA: 113 DP-CONSULTAS 10 ACT: 440 RESPUESTA EVE: SIN EVENTO Folios: 1 Doctor JUAN CARLOS TREJOS HERNANDEZ [email protected] Asunto: Radicación: Trámite: Evento: Actuación: Folios: 14-202386- -00001-0000 113 0 440 1 Estimado(a) Doctor: Con el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, damos respuesta a la consulta radicada en esta Entidad con el número que se indica en el asunto de la referencia, en los siguientes términos. 1. Objeto de la consulta El peticionario consulta “si es o no diferenciador la expresión & CIA, como también IPS, por ejemplo IPS BONILLA S.A. con BONILLA & CIA LTDA, en este caso existe o no homonimia? 2. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de propiedad industrial De acuerdo con lo establecido en el numeral 57 del artículo 1 del Decreto 4886 de 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene a su cargo la función de “Administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma”. En este sentido y según lo dispone el artículo 19 del Decreto 4886 de 2011 la Dirección de Signos Distintivos, tiene entre otras, las siguientes funciones: “1. Decidir las solicitudes que se relacionen con el registro de marcas y lemas comerciales, así como con su renovación y demás actuaciones posteriores a la concesión del registro. “2. Decidir las solicitudes que se relacionen con el depósito de los nombres y enseñas comerciales y demás actuaciones posteriores al respectivo depósito. “(…) “6. Llevar el registro de los signos distintivos. (…)”. De acuerdo con dichas normas esta Superintendencia cuenta, entre otras, con las Al contestar favor indique el número de radicación consignado en el sticker Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 1, 3, 5, 7 y 10 Call Center(571) 592 04 00. Linea gratuita Nacional 01800-910165 Web: www.sic.gov.co e-mail: [email protected] Bogotá D.C. - Colombia Continuación radicado No: 14-202386- -00001-0000 Página: 2 siguientes atribuciones: • Llevar el registro de la propiedad industrial, instrumento en el que se inscriben todos los actos de concesión de derechos de propiedad industrial a través del registro o patente, los actos por los cuales se modifican y transfieren y los que establecen presunción de primer uso o conocimiento del mismo (depósitos). • Tramitar y decidir las solicitudes de concesión de patentes de invención y de modelo de utilidad, registros de diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y lemas, depósitos de nombres y enseñas comerciales, declaración y autorizaciones de uso de denominaciones de origen. • Por otra parte, el literal a) del numeral 3 del artículo 24 del Código General del Proceso -Ley 1564 de 2012- otorgó facultades jurisdiccionales a la Superintendencia de Industria y Comercio para conocer de litigios por infracción a los derechos de propiedad industrial. Ahora bien, nos permitimos advertirle que en virtud del principio y garantía constitucional del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, no nos es posible resolver a través de conceptos situaciones particulares, como lo descrito en su comunicación. Así como tampoco, llegar a determinar si una expresión o sigla puede ser un elemento diferenciador, toda vez que dicha decisión, le corresponderá, de un lado, a las cámaras de comercio en materia registral e inscripción de razones sociales, nombres o denominaciones de sociedades o de entidades sin ánimo de lucro –con respecto al control de homonimia-, según las actuaciones a ellas asignadas por la ley, así como, del otro, en relación con el depósito de los nombres y enseñas comerciales realizado ante esta Entidad y en materia de propiedad industrial, los cuales a pesar de que un nombre o enseña comercial sean idénticos, se informará al solicitante de dicha circunstancia y, en el evento de insistencia, la Delegatura para la Propiedad Industrial procederá a realizarlo. Sin perjuicio de lo expuesto, y dentro del ámbito de las referidas competencias, a continuación nos permitimos suministrarle información relevante en relación con el tema planteado, con el fin de brindarle mayores elementos de juicio al respecto. 3. Control de homonimia a cargo de las cámaras de comercio sobre el nombre de los comerciantes, establecimientos de comercio y personas jurídicas El artículo 35 del Código de Comercio establece que: “Las cámaras de comercio se abstendrán de matricular a un comerciante o establecimiento de comercio con el mismo nombre de otro ya inscrito, mientras éste no sea cancelado por orden de autoridad competente o a solicitud de quien haya obtenido la matrícula. “En los casos de homonimia de personas naturales podrá hacerse la inscripción siempre que con el nombre se utilice algún distintivo para evitar la confusión”. (Resaltado fuera del texto) El artículo 35 del Código de Comercio, fue reglamentado por el Decreto 2042 de 2014 en Al contestar favor indique el número de radicación consignado en el sticker Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 1, 3, 5, 7 y 10 Call Center(571) 592 04 00. Linea gratuita Nacional 01800-910165 Web: www.sic.gov.co e-mail: [email protected] Bogotá D.C. - Colombia Continuación radicado No: 14-202386- -00001-0000 Página: 3 su artículo 52, en los siguientes términos: Artículo 52. Control de Homonimia. En aplicación del control de homonimia establecido en el artículo 35 del Código de Comercio, se entenderá que se trata de nombres idénticos, sin tener en cuenta la actividad que desarrolla el matriculado. Vistas las dos normas, la primera, que impone a las cámaras de comercio abstenerse de registrar al advertir el fenómeno de la homonimia, y la segunda, que determina el alcance de dicha homonimia, puede concluirse que para que la cámara de comercio deba abstenerse de matricular o inscribir una persona natural o jurídica -sociedad comercial o entidad sin ánimo de lucro-, o establecimiento de comercio con el nombre de otro inscrito, éste debe ser idéntico, es decir, igual a otro matriculado o inscrito, de modo que si el nombre que se presenta difiriere en algún aspecto del que se encuentre matriculado, la cámara debe proceder a matricularlo. En este sentido, la función de las cámaras de comercio respecto de la aplicación del artículo 35 del Código de Comercio, es la de verificar que el nombre del comerciante o del establecimiento de comercio que se va a matricular no sea el mismo de otro ya inscrito en el registro mercantil, entendiendo la palabra “mismo” como sinónimo de idéntico o igual, según lo señalado en el Diccionario de la Lengua Española, Vigésima 2. Ed. “Mismo: 1. Idéntico, no otro. 2. Exactamente igual”. 4. El depósito de los nombres y enseñas comerciales en materia de propiedad industrial En relación con el nombre y la enseña comercial, el artículo 190 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone que: “Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. “Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. “Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir”. En virtud de la citada disposición, es claro que la función del nombre comercial es identificar una actividad económica, una empresa o un establecimiento mercantil del comerciante. Cabe precisar que, el Código de Comercio en su artículo 583 define el nombre comercial como aquel que “designa al empresario como tal” y a la enseña comercial como “el signo que utiliza una empresa para identificar su establecimiento”. Al respecto, el Decreto 2591 de 2000, “Por el cual se reglamenta la Decisión 486 de la Al contestar favor indique el número de radicación consignado en el sticker Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 1, 3, 5, 7 y 10 Call Center(571) 592 04 00. Linea gratuita Nacional 01800-910165 Web: www.sic.gov.co e-mail: [email protected] Bogotá D.C. - Colombia Continuación radicado No: 14-202386- -00001-0000 Página: 4 Comisión de la Comunidad Andina”, establece en su artículo 18: “Enseña comercial. En desarrollo de la posibilidad prevista en el artículo 200 de la Decisión 486 la enseña comercial seguirá el tratamiento contemplado en los artículos 583 y 603 a 610 del Código de Comercio y se le continuará aplicando exclusivamente el sistema de depósito sin efecto constitutivo sobre el derecho”. Es decir que, en Colombia la normatividad aplicable en relación con el depósito de enseñas comerciales y de nombres comerciales es la misma. Ahora bien, tal y como lo establece el artículo 191 de la Decisión 486 de 2000, el derecho sobre el nombre comercial y, por lo tanto sobre la enseña comercial (Ibidem, artículo 200), se adquiere mediante el uso que de ellos se haga en el comercio (Artículos 603 y siguientes del Código de Comercio). Así, el depósito que se efectúe ante la Superintendencia de Industria y Comercio no otorga ni derecho de prelación ni derecho de exclusividad, toda vez que dicho depósito tiene “(…) carácter declarativo respecto de la fecha a partir de la cual se inicia el uso del nombre y la fecha desde la cual ese uso es conocido por terceros”. (Artículo 17 del Decreto 2591 de 2000, Reglamentario de la Decisión 486 de 2000) En este sentido, el depósito del nombre y/o de la enseña comercial conlleva una presunción sobre la fecha en que se llevó a cabo el primer uso del nombre o de la enseña, constituyendo un medio de prueba del uso, sin que ello signifique que sea la única prueba del mismo, tal y como lo señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 20-IP-97: “El derecho al nombre comercial se adquiere por el uso del mismo, teniendo en cuenta que no cualquier uso es suficiente para que se configure este derecho de exclusiva. Así las cosas se requiere que el uso sea personal, público, ostensible y continúo. Se necesitan pruebas tendientes a demostrar la continuidad del uso del nombre comercial, que reflejen un período de tiempo suficiente para que sea conocido por el público. El uso del nombre comercial debe probarse en la observación o en el proceso de nulidad”. De acuerdo con lo anterior, resulta que el derecho al uso exclusivo de los nombres y enseñas comerciales se adquiere por el primer uso que de éstos se haga en el comercio, de tal manera que tanto su depósito ante la Superintendencia de Industria y Comercio como la inscripción en el registro mercantil del establecimiento de comercio con éstos denominado, constituyen únicamente presunciones de uso. Si requiere mayor información sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta Entidad, puede consultar nuestra página de internet www.sic.gov.co. Atentamente, WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO Jefe Oficina Asesora Jurídica Al contestar favor indique el número de radicación consignado en el sticker Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 1, 3, 5, 7 y 10 Call Center(571) 592 04 00. Linea gratuita Nacional 01800-910165 Web: www.sic.gov.co e-mail: [email protected] Bogotá D.C. - Colombia Continuación radicado No: 14-202386- -00001-0000 Página: 5 Elaboró: Juliett Muñoz Revisó: William Burgos Aprobó: William Burgos Al contestar favor indique el número de radicación consignado en el sticker Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 1, 3, 5, 7 y 10 Call Center(571) 592 04 00. Linea gratuita Nacional 01800-910165 Web: www.sic.gov.co e-mail: [email protected] Bogotá D.C. - Colombia
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