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Cómo conceptualizar
tecnologías patentables
desde América Latina y el
Caribe
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Vicepresidencia de Energía de CAF
Hamilton Moss, Vicepresidente Corporativo
Unidad de Análisis y Estrategias
Mauricio Garrón, Especialista Senior
Alvaro Atilano, Ejecutivo Principal
La elaboración de este documento estuvo a cargo de:
Alvaro Atilano, Ejecutivo Principal CAF
Las ideas y planteamientos expresados y contenidos en el
presente documento son de exclusiva responsabilidad del autor y
no comprometen la posición oficial de CAF.
2014© Corporación Andina de Fomento.
Todos los derechos reservados
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Cómo conceptualizar tecnologías patentables en
América Latina y el Caribe
NOTA
El presente documento está escrito con el propósito de
aclarar elementos clave relacionados con el tema de patentes
a posibles interesados, especialmente a inventores e
innovadores de la región , con la finalidad de ayudarlos a
entender mejor la actividad de conceptualización de
tecnologías patentables y de desarrollo de solicitudes de
patentes desde la región hacia mercados internacionales. El
mismo no pretende dar consejos legales sobre como preparar
y solicitar patentes.
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Cómo conceptualizar tecnologías patentables en
América Latina y el Caribe - Contenido
1. Aclaraciones sobre las patentes y el proceso de solicitud
2. Estrategia recomendada para solicitar patentes de invención
vía internacional
3. Cómo conceptualizar tecnologías patentables el contexto de la
Iniciativa Regional de Patentes para el Desarrollo CAF
4. Método práctico de cómo buscar el estado de la técnica (arte
previo)
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Cómo conceptualizar tecnologías patentables en
América Latina y el Caribe - Aclaraciones
Antes de sentarse a conceptualizar tecnologías patentables,
es
importante
aclarar
algunos
elementos
que
son
importantes para desarrollar patentes en y desde la región.
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Cómo conceptualizar tecnologías patentables en
América Latina y el Caribe - Aclaraciones
1. Una patente de invención no es una publicación científica. Es un
documento orientado a proteger mercados de una tecnología
específica en un país específico, en otras palabras es un instrumento
comercial.
2. Las patentes sólo son válidas en el país donde se solicitan; una
patentes en Colombia es válida sólo en Colombia. Si una persona o
compañía tiene una patente de una tecnología solo en Colombia,
cualquier persona o compañía puede copiar y vender esta tecnología
en cualquier otro país sin pedir permiso o pagar regalías al dueño de
la patente en Colombia.
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Cómo conceptualizar tecnologías patentables en
América Latina y el Caribe - Aclaraciones
3. Las patentes solo deben ser solicitadas en los países donde exista un
mercado potencial, donde haya interés y/o demanda para la
tecnología en el corto y mediano plazo. Por ejemplo, si un inventor
uruguayo tiene un concepto nuevo e interesante sobre unos esquíes
de nieve, no debe patentarlos en Uruguay sino donde se esquía en
nieve y/o se produzcan estos equipos, por ejemplo, en la región
europea (a través de una solicitud de patente regional en la Oficina
de Patentes Europea (EPO por sus siglas en inglés), Estados Unidos,
Canadá, etc.).
4. Inclusive, si el mismo inventor uruguayo tiene un nuevo concepto
de un motor a combustión (para vehículos), debe patentarlo en el
país (o países) donde exista un mercado grande de vehículos o en los
países donde se fabrican vehículos.
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Cómo conceptualizar tecnologías patentables en
América Latina y el Caribe - Aclaraciones
5. Una solicitud de patente puede tardar generalmente de dos (2) a seis
(6) años en ser concedida (en convertirse en patente) dependiendo
del país, y generalmente duran 20 años a partir de la fecha en que
fue presentada la solicitud (llamada la fecha prioritaria).
6. Dependiendo del país donde se solicite, una patente puede costar
varios miles de dólares americanos. Por ejemplo, en Estados Unidos
una solicitud de patente puede requerir entre US$6.000 y US$9.000
hasta que la misma sea concedida (generalmente en tres años) por la
Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO por
sus siglas en inglés). Estos costos pueden ser pagados en dos o tres
partes durante el proceso. Por esto, es necesario tener una clara
estrategia de patentamiento antes de involucrarse a desarrollar las
mismas.
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Cómo conceptualizar tecnologías patentables en
América Latina y el Caribe - Aclaraciones
7. Una vez que se inicia el proceso de solicitud de una patente en un
país, se cuenta solamente con 12 meses para introducir las
solicitudes de patente de esa tecnología en cualquier país adicional,
o una solicitud a través del Tratado de Cooperación en Materia de
Patentes (PCT) para preservar la fecha prioritaria.
8. El PCT permite solicitar simultáneamente y en un gran número de
países la protección de una invención por patente mediante la
presentación de una única solicitud “internacional” de patente sin
necesidad de presentar varias solicitudes de patente nacionales o
regionales. A través de este mecanismo se puede alargar las
solicitudes de patentes en países adicionales por un período de 30
meses.
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Cómo conceptualizar tecnologías patentables en
América Latina y el Caribe - Aclaraciones
9. Para propósitos de la Iniciativa regional de Patentes para el
Desarrollo CAF consideraremos dos tipos de patentes:
A. Patentes basadas en investigaciones científicas; y
B. Patentes basadas en deducciones ingenieriles y actos de
genialidad.
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Cómo conceptualizar tecnologías patentables en
América Latina y el Caribe - Aclaraciones
A. Características de patentes basadas en la investigación científica:
•
El innovador, inventor o investigador y/o sus equipos de profesionales necesitan estudios de
tercer y cuarto nivel en áreas científicas (matemáticas, química, física, biología, bioquímica);
•
Estas patentes están orientadas a desarrollar tecnologías estrechamente relacionadas a las
ciencias (como biotecnologías, industria farmacéutica, nanotecnologías y otras);
•
Generalmente para proceder con las solicitudes de patentes se necesita realizar actividades
de investigación en laboratorios;
•
El proceso de solicitud de patentes no se puede iniciar hasta tener resultados parciales de
laboratorios alentadores y que identifiquen y describan la composición de compuestos
activos o los procesos de cómo funciona la novedad (Paso 5).
1
Identificación del
problema/reto a
resolver
2
Conceptualización de
soluciones y
definición del
mercado
3
4
5
6
7
8
Investigación
Básica
Investigación
Aplicada
Proceder con la
solicitud de
patente
Proyectos
Demostrativos
Conpletos
Escalamiento y
Acumulación
de Mercado
Difusión de
Mercado
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Cómo conceptualizar tecnologías patentables en
América Latina y el Caribe - Aclaraciones
B. Características de las patentes basadas en investigación/deducción ingenieril y actos de
genialidad:
•
El innovador, inventor o investigador y/o sus equipos de profesionales no necesitan estudios
de tercer y cuarto nivel. Pueden ser ingenieros, técnicos e incluso no necesitar en algunos
casos de educación formal;
•
Estas patentes están orientadas a desarrollar tecnologías para solución de problemas
específicos basados en el ingenio;
•
Generalmente para proceder con las solicitudes de patentes no se necesita realizar
actividades de laboratorio;
•
El proceso de solicitud de patentes se puede iniciar antes del proceso de investigación básica
y aplicada, porque en el resultado novedoso del producto, tecnología o proceso se puede
predecir (visualizar) durante el proceso de conceptualización (Paso 3).
1
Identificación
del
problema/reto a
resolver
2
Conceptualización de la
solución y
definición de
mercado
3
4
5
6
7
8
Proceder con la
solicitud de
Patente
Investigación
Básica
Investigación
Aplicada
Proyectos
Demostrativos
Completos
Escalamiento u
Acumulación
de Mercado
Difusión de
Mercado
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Cómo conceptualizar tecnologías patentables en
América Latina y el Caribe - Aclaraciones
10. Como se puede notar en los dos tipos de patentes descritos
anteriormente, siempre antes de proceder a patentar hay que:
a)
Tener claro el problema que se quiere resolver (Paso 1 en ambos tipos
de patentes); y
b) Definir si la solución (la tecnología a patentar) tiene un mercado
(Paso 2 en ambos tipos de patentes).
11. La diferencia en costos de los dos tipos de patentes puede ser
significativas (varias decenas de miles de dólares) porque, para
patentes científicas, se necesita realizar actividades de laboratorios
que pueden estar en el orden de US$10.000 a US$100.000.
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Cómo conceptualizar tecnologías patentables en
América Latina y el Caribe - Aclaraciones
12.Para la primera convocatoria de la Iniciativa Regional de Patentes
para el Desarrollo CAF, nos concentraremos sólo en patentes
basadas en investigación y/o deducción ingenieril y actos de
genialidad. Esto es porque:
a) En nuestra región, las pocas patentes que se solicitan vía internacional son
generalmente patentes basadas en investigación científicas, es decir somos
deficientes en solicitudes de patentes basadas en la actividad ingenieril;
b) Los países que son exitosos exportando alta tecnología generan más patentes
basadas en investigación/deducción ingenieril que en investigación científica;
c) Las patentes ingenieriles son menos costosas que las patentes científicas
porque, generalmente (como vimos en las páginas anteriores), no hay que
realizar actividades de investigación básica y aplicada para proceder a
preparar las solicitudes; y
d) Las patentes ingenieriles son fáciles de conceptualizar
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13. Una solicitud de patente ingenieril puede ser un documento muy
simple, como los dos ejemplos que se presentan a continuación:
Ejemplo 1
Fuente:
http://www.ipaustralia.gov.au/uploaded-files/publications/patent-application-guide1.pdf
15
Ejemplo 2
Fuente: https://docs.google.com/viewer?url=patentimages.storage.googleapis.com/pdfs/US6637447.pdf
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Cómo conceptualizar tecnologías patentables en
América Latina y el Caribe - Aclaraciones
14.Pero también, una solicitud de patente ingenieril puede ser un
documento más complejo, como los ejemplos que se presentan a
continuación:
https://docs.google.com/viewer?url=patentimages.storage.googleapis.com/pdfs/US8581432
.pdf
https://docs.google.com/viewer?url=patentimages.storage.googleapis.com/pdfs/US2012023
0021.pdf
15. La complejidad de los conceptos de patentes ingenieriles que se
solicitan en la primera convocatoria de la Iniciativa Regional
de Patentes CAF está entre estos dos extremos.
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ESTRATEGIA RECOMENDADA PARA
SOLICITUDES DE PATENTES DESDE
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Estrategia recomendada para solicitar patentes de
invención desde América Latina y el Caribe
¿Patento o no patento mi invención?
 Si se estima que el producto o tecnología a patentar
tendría un alto precio unitario al ser comercializado,
conviene patentar;
 Si se estima que el producto o tecnología a patentar
tendría una demanda alta en países OCDE*, conviene
patentar
* Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (http://www.oecd.org) : Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá,
Chile, Corea del Sur, Dinamarca, Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría,
Islandia, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Luxemburgo, México, Noruega, Nueva Zelandia, Polonia, Portugal, Reino Unido, República
Checa, República Eslovaca, Suecia , Suiza, y Turquía.
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Estrategia recomendada para solicitar patentes de
invención desde América Latina y el Caribe
¿Solicito sólo una patente nacional, es decir, en el país
donde vivo?
No, excepto que su país tenga un gran mercado para esa tecnología y/o varias
decenas de millones de personas. Existe la inclinación de patentar sólo en el
país que vivimos (a través de la oficina nacional de propiedad intelectual) sea
porque no es muy costoso, o porque las solicitudes son en nuestro idioma. Sin
embargo, esto tiende a tener resultados que no son convenientes desde el punto
de vista de desarrollo tecnológico en la región.
Primero, solicitar patentes en una oficina nacional sin tener claro un mercado
puede redundar en menos recursos financieros para solicitar las patentes en
países adicionales en el período de 12 meses. Esto limitaría la protección de la
patente a un solo país (el nuestro). Segundo, la posibilidad que haya interés de
compañías privadas en invertir en la tecnología es baja porque la patente cubre
un mercado muy pequeño. Asimismo, como la tecnología no está protegida en
otros mercados puede ser copiada lo que desincentiva la inversión en la
tecnología y, por tal razón, su difusión.
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Estrategia recomendada para solicitar patentes de
invención desde América Latina y el Caribe
¿Solicito solo una patente en otro país?
Si tiene poco presupuesto, patente en el país que usted considere tenga el mayor
mercado. Esto incrementaría las posibilidades comerciales de la tecnología que se
quiere patentar.
¿Solicito una patente en varios países incluyendo el mío?
Esto sería lo ideal y, para países que pertenecen al Tratado de Cooperación en
Materia de Patentes (PCT), no es tan costoso como solicitar patentes
individualmente en cada país de interés.
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Estrategia recomendada para solicitar patentes de
invención desde América Latina y el Caribe
Como recomendación general, solicite patentes para tener
una protección en un mercado de mínimo seiscientas
millones de personas, como por ejemplo:

En Estados Unidos (333 millones) y la Comunidad Europea (500 millones).
Total dos solicitudes de patentes (costo aprox. US$ 18.000)

En Estados Unidos (333 millones), Brasil (200 millones) y México (100
millones). Total tres solicitudes de patentes (costo aprox, US$ 13.000)

En Estados Unidos (333 millones), y una solicitud de patente a través del
PCT. Total dos solicitudes durante 28 meses (costo aprox. US$ 14.000).
Escoger países adicionales para la fase nacional del PCT (costo aprox. US$
4.000 por país adicional a partir del mes 30).
22
Estrategia recomendada para solicitar patentes de
invención desde América Latina y el Caribe
Como se puede notar en la página anterior, siempre es
recomendable primero aplicar en los Estados Unidos por
varias razones, principalmente:

Porque es un gran mercado (333 millones) con una comunidad grande de
inversionistas;

Porque las solicitudes de patentes en Estados Unidos se convierten a
patentes (cuando son concedidas) en aproximadamente dos años. La
mayoría de los otros países donde conviene patentar tardan de 3 a 6 años en
conceder una patente. Tener una patente concedida incrementa las
posibilidades de inversión en la tecnología;

Porque Estados Unidos es uno de los pocos países en que se pueden solicitar
patentes provisionales*, permitiendo establecer una fecha prioritaria 12
meses antes de someter una patente definitiva.
* Una solicitud de patente provisional es una solicitud de patente muy simple que incluye solamente una descripción de la
invención. Una solicitud de patente nonprovisional es la solicitud de patente completa que incluye dibujos, y reivindicaciones..
Fuente: http://inventors.about.com/od/hablahispana/a/Patentes.htm
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Estrategia recomendada para solicitar patentes de
invención desde América Latina y el Caribe
Para propósitos de la Iniciativa Regional de Patentes
para el Desarrollo CAF, el proceso de solicitudes de
patentes siempre seguirá la siguiente estrategia:
1
Solicitud de
patente
provisional en
los Estados
Unidos
2
Solicitud de
patente
definitiva en los
Estados Unidos
y solicitud de
patentes vía
PCT (Fase
Internacional)
3
Solicitudes de
patente vía PCT
en varios países
(Fase Nacional)
Un ejemplo de un proceso de solicitud de patentes, cronograma y
costos aproximados para nueve (9) países incluyendo Estados
Unidos se resumen en el gráfico de la página siguiente.
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Estrategia recomendada para solicitar patentes de
invención desde América Latina y el Caribe
US$ 100 – 1.000
Total aproximado entre
US$50.000 a US$60.000 en 30
meses
US$ 4.000 – 10.000
Solicitud de una
patente
provisional en
EEUU
Convierto US$ 3.000
solicitud a
patente
formal en EEUU
Tengo 18 meses adicionales para
Buscar socios y probar
prototipos antes de introducir
una solicitud en cada país
US$ 4.000
Se establece la
fecha prioritaria
Convención
de París
Introduzco una
solicitud vía PTC (por
ejemplo indicando 50+
países)
US$ 4.000
US$ 4.000/país
Introduzco
solicitudes en 8
países
Subtotal US$ 32.000
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CÓMO CONCEPTUALIZAR TECNOLOGÍAS
PATENTABLES DESDE AMÉRICA LATINA Y
EL CARIBE
Cómo conceptualizar tecnologías patentables
desde América Latina y el Caribe
Para patentar, solo se necesita cumplir con cuatro
condiciones…
1. Que la tecnología o producto conceptualizado sea nuevo
2. Que sea útil
3. Que sea legal
4. y que sea no obvio
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Cómo conceptualizar tecnologías patentables
desde América Latina y el Caribe
Para conceptualizar tecnologías patentables se recomienda
seguir los siguientes pasos:
1. Tener una clara visión y entendimiento del problema a
resolver;
2. Tener conocimiento del entorno (ambiente) donde la
tecnología a conceptualizar va a funcionar;
3. Determinar si la tecnología tendría mercado;
4. Hacer un dibujo de la tecnología, un “concepto” (a
mano, PowerPoint, o equivalente)
5. Realizar una búsqueda del estado de la técnica o “arte
previo” (ver siguiente sección)
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Cómo conceptualizar tecnologías patentables
desde América Latina y el Caribe
Para conceptualizar tecnologías patentables se recomienda
seguir los siguientes pasos (continuación):
6. Comparar el dibujo anterior con las gráficas y/o dibujos
encontrados durante la búsqueda de arte previo
7. De parecerse el dibujo o la tecnología “conceptualizada” a
cualquier dibujo o gráfico contenido en el arte previo, revisar
si el uso que se le da a la tecnología parecida en el arte previo
es el mismo uso que usted le quiere dar a la tecnología que
está conceptualizando;
8. Si el uso es el mismo, modifique algunos aspectos clave de la
tecnología conceptualizada o, preferiblemente, desarrolle un
concepto tecnológico nuevo y diferente;
9. Repita los pasos 3 a 6 hasta que no encuentre algo similar en
el estado de la técnica o “arte previo”.
29
Cómo conceptualizar tecnologías patentables
desde América Latina y el Caribe
10. Una vez encontrado un concepto que no se repite en el estado
de la técnica o “arte previo”, desarrolle varios dibujos o
gráficos desde varios ángulos pero principalmente vista frontal
(1), vista de lado (2), vista aérea (3);
1
2
Fuente:
3
https://docs.google.com/viewer?url=patentimages.storage.googleapis.com/pdfs/US8253263.pdf
30
Cómo conceptualizar tecnologías patentables
desde América Latina y el Caribe
11. Señale y enumere en las figuras cada aspecto de la tecnología que
será explicada por escrito:
Fuente:
https://docs.google.com/viewer?url=patentimages.storage.googleapis.com/pdfs/US8253263.pdf
31
Cómo conceptualizar tecnologías patentables
desde América Latina y el Caribe
11. Desarrolle las diferentes secciones de una patente:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Campo de Invención
Antecedentes de la Invención
Resumen de la Invención
Breve descripción de los dibujos y figuras
Descripción detallada de la invención
La sección de reivindicaciones (claims) debe ser escrita por un
abogado de patentes
Ver la patente utilizada para el ejemplo en:
https://docs.google.com/viewer?url=patentimages.storage.googleapis.com/pdfs/US8253263.pdf
El paso “f” arriba no es necesario realizarlo en las propuestas de
conceptos tecnológicos patentables que se sometan en la primera
convocatoria de la Iniciativa CAF.
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MÉTODO PRÁCTICO DE BÚSQUEDA DEL
ESTADO DE LA TÉCNICA (ARTE PREVIO)
PARA LA CONCEPTUALIZACIÓN DE
TECNOLOGÍAS PATENTABLES
Búsqueda del Estado de la Técnica
(arte previo)
Conceptualizar una tecnología, especialmente
aparatos, máquinas y objetos útiles, puede ser un
ejercicio no tan complicado
Lo complicado en el proceso de patentamiento de
una tecnología es determinar si la tecnología
conceptualizada existe.
La búsqueda del “estado del arte” (Arte Previo) de
una tecnología conceptualizada es quizás en el
ejercicio más tedioso y consumidor de tiempo en el
proceso de desarrollo de patentes, pero es uno de
los más importantes para patentar una tecnología
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Un método práctico de búsqueda del “estado de la
técnica” (arte previo)
1) Buscar una patente estadounidense que haya sido otorgada
recientemente, cuya tecnología sea parecida;
2) Identificar la clase (US Class) y los documentos citados por el
examinador;
3) Proceder al portal de la USPTO;
4) Buscar por clase;
5) Identificar las aplicaciones de patentes; y
6) Identificar las patentes otorgadas.
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PASO 1
PASO 2
PASO 3
PASO 4
PASO 5
PASO 6
PASO 7
PASO 8
PASO 9
PASO 10
PASO 11
PASO 12
PASO 13
PASO 14
PASO 15
PASO 16
Total de documentos de arte previo encontrados (en PDF)
Total: 538 aplicaciones
(89 del 290/42 y 449 del 290/53)
Total: 1.161 patentes
(450 del 290/42 y 711 del 290/53)
Con la práctica esta búsqueda se realiza en pocas horas
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