1. No category

Año XXXIV – Número 2943
Lima, 7 de marzo de 2017
SUMARIO
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
Pág.
PROCESO 181-IP-2016
Interpretación Prejudicial. Consultante: Sala Plena del
Tribunal Supremo de Justicia del
Estado
Plurinacional de Bolivia. Expediente interno del
Consultante:
898/2014.
Referencia:
Marca
involucrada GLORIA (denominativa)....................................... 2
PROCESO 182-IP-2016
Interpretación Prejudicial. Consultante: Sala Plena del
Tribunal Supremo de Justicia del Estado
Plurinacional de Bolivia. Expediente interno del
Consultante:
1037/2014.
Referencia:
Marcas
involucradas: G (mixta) y GG (mixta). ..................................... 23
PROCESO 183-IP-2016
Interpretación Prejudicial. Consultante: Sala de
Derecho Constitucional y Social Permanente de la
Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.
Expediente interno del Consultante: 84-2015.
Referencia: Marcas involucradas GENERATOR REX
(denominativa) y PLASTICOS REX (mixta)...... ..................... 43
Para nosotros la Patria es América
07/03/2017
GACETA OFICIAL
2 de 54
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
Quito, 24 de noviembre de 2016
Proceso
181-IP-2016
Asunto
Interpretación Prejudicial
Consultante
Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia
del Estado Plurinacional de Bolivia
Expediente interno
del Consultante
898/2014
Referencia
Marca involucrada GLORIA (denominativa)
Magistrado Ponente
Hugo Ramiro Gómez Apac
VISTOS
El Oficio 195-2016 del 5 de abril de 2016, recibido vía courier el 2 de mayo de
2016, mediante el cual la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del
Estado Plurinacional de Bolivia solicita Interpretación Prejudicial de los Literales
b) e i) del Artículo 135 y el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la
Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno
898/2014; y,
El Auto del 25 de julio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite
la presente Interpretación Prejudicial.
A. ANTECEDENTES
f\
1.
\
b
; !I
.1
Partes en el Proceso Interno:
Demandante
SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.
Demandado
Servicio Nacional de Propiedad Intelectual del
Estado Plurinacional de Bolivia
Tercero Interesado
GLORIA S.A.
Proceso 181-1P-2016
GACETA OFICIAL
2.
07/03/2017
3 de 54
Hechos relevantes:
2.1. El 12 de abril de 2013, GLORIA S.A. (en adelante, GLORIA) solicitó ante
el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (en adelante, el SENAPI) la
cancelación por falta de uso de la marca GLORIA (denominativa), con
Certificado 40540-C, registrada a favor de SOCIETÉ DES PRODUITS
NESTLÉ S.A. (en adelante, NESTLÉ), para distinguir todos los productos
de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.
2.2. Mediante Resolución Administrativa 404/2013 del 19 de agosto de 2013,
el SENAPI resolvió declarar probada la acción de cancelación; en
consecuencia, canceló el registro de la marca GLORIA (denominativa).
2.3. El 26 de setiembre de 2013, NESTLÉ interpuso recurso de revocatoria
contra de la Resolución Administrativa 404/2013.
2.4. Por Resolución Administrativa DPI/CAN/REV-Nº 307/2013 del 24 de
octubre de 2013, el SENAPI resolvió rechazar el recurso de revocatoria y
confirmó la Resolución Administrativa 404/2013.
2.5. El 12 de noviembre de 2013, NESTLÉ interpuso recurso jerárquico contra
la Resolución Administrativa DPI/CAN/REV-Nº 307/2013.
2.6. Mediante Resolución Administrativa DGE/CANC/J-098/2014 del 19 de
marzo de 2014, la Dirección General Ejecutiva del SENAPI resolvió
rechazar el recurso jerárquico interpuesto por NESTLÉ y confirmó la
Resolución Administrativa DPI/CAN/REV-Nº 307/2013.
2.7. El 12 de septiembre de 2014, NESTLÉ presentó demanda contencioso
administrativa contra la Resolución Administrativa DGE/CANC/J098/2014, la cual fue admitida el 25 de noviembre de 2014.
2.8. Mediante Resolución 320/2015 del 10 de diciembre de 2015, la Sala
Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia
decidió suspender el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
3.
Argumentos de la demanda de NESTLÉ:
3.1. La marca GLORIA (denominativa) ha sido registrada a su nombre a nivel
mundial, siendo NESTLÉ BOLIVIA S.A. (en adelante, NESTLÉ BOLIVIA)
quien comercializa los productos en Bolivia, como empresa licenciataria
de sus marcas registradas en Bolivia y parte de su mismo grupo
empresarial.
3.2. La autoridad no ha cuestionado las pruebas que demuestran el uso de la
marca sino solamente el vínculo comercial que existe entre NESTLÉ y
NESTLÉ BOLIVIA.
2
6
f
/J
5'--
1
Proceso 181-IP-2016
GACETA OFICIAL
07/03/2017
4 de 54
3.3. La Resolución Administrativa DGE/CANC/J-098/2014 del 19 de marzo de
2014, que resolvió el recurso jerárquico fue contradictoria con la Decisión
486, incurriendo en falta grave ya que se debieron valorar las pruebas que
demuestran el uso efectivo de la marca, presentadas dentro del plazo
legal (sea este uso por el titular, licenciatario, distribuidor autorizado, etc.);
sin embargo, la mencionada Resolución declaró cancelada la marca por
no haberse demostrado en tiempo oportuno el vínculo comercial que
existe entre NESTLÉ y NESTLÉ BOLIVIA.
3.4. Todas las pruebas que demuestran el uso efectivo de la marca GLORIA
(denominativa) fueron aportadas dentro del plazo de 60 días contados a
partir de la fecha de notificación, estableciendo como licenciatario a
NESTLÉ BOLIVIA, en tanto que no existe exigencia alguna por parte de la
Decisión 486 para la demostración del vínculo comercial entre el titular y
el licenciatario.
3.5. En un caso similar, correspondiente al Expediente 64667-C, el SENAPI
determinó con las mismas pruebas que estas demostraban el vínculo
comercial entre NESTLÉ y NESTLÉ BOLIVIA, esta última como firma
emisora de las facturas de comercialización de leche evaporada GLORIA,
en la que se incorpora en la etiqueta el diseño de cabeza de vaca con flor
roja en fondo blanco y azul.
3.6. Lo señalado constituye una contradicción respecto de las pruebas
presentadas, toda vez que el SENAPI cancela el Registro 40540-C pero
mantiene la vigencia del Registro 64667-C.
3.7. La Resolución Administrativa 404/2013 del 19 de agosto de 2013 ha
cancelado la marca GLORIA porque las pruebas presentadas no
contienen la misma marca, pero sí consta el producto leche evaporada
que se comercializa en Bolivia bajo la marca GLORIA. Por tanto, las
pruebas documentales adjuntadas al expediente de la solicitud de
cancelación demuestran el uso efectivo de la marca GLORIA durante los
últimos tres años anteriores a la fecha de interposición de la misma.
3.8. La prueba aportada no solamente es verdadera y legítima sino que,
además, cumple con los requisitos de legalización por la entidad que la
emitió, NESTLÉ BOLIVIA, y cuenta con la verificación de autenticidad de
un notario.
4.
\
Argumentos de la contestación del SENAPI:
4.1. Los argumentos de la demandante dentro del proceso contencioso
administrativo versan sobre la falta de valoración de la prueba por
aspectos simplemente formales. Al respecto, corresponde negar dicho
extremo, reiterando todos los argumentos expuestos en la Resolución
Administrativa DGE/CANC/J-098/2014.
3
Proceso 181-IP-2016
GACETA OFICIAL
07/03/2017
5 de 54
4.2. Reconoce que NESTLÉ demostró el vínculo con NESTLÉ BOLIVIA, quien
se encuentra autorizada para el uso de la marca GLORIA.
4.3. NESTLÉ no aportó prueba suficiente ni conducente que demuestre actos
de comercio con la marca GLORIA, con Certificado 40540-C, respecto de
productos de lechería, durante los tres años precedentes a la
interposición de la demanda de cancelación.
4.4. Se puede evidenciar que el SENAPI efectuó la valoración pertinente de
toda la prueba, en cumplimiento de la normativa andina y administrativa
nacional.
4.5. La demandante hace referencia impertinente a un proceso distinto, con
Expediente 64667-C, el cual se tramita de manera separada, cuyo análisis
o asimilación excedería la competencia de la autoridad jurisdiccional.
5.
Argumentos de la contestación de GLORIA:
5.1. El escrito presentado por NESTLÉ no cumple con los requisitos para ser
considerado como una demanda contenciosa administrativa, pues no se
designa con exactitud la cosa demandada, no se indica cuáles fueron las
normas sustantivas o adjetivas vulneradas por el SENAPI o aplicadas
incorrectamente ni se invoca el derecho que ampara su pretensión.
5.2. Si bien la SENAPI ha aceptado valorar muchas pruebas que no cumplen
con las normas por haber sido presentadas con posterioridad a la
Resolución de primera instancia, lo ha hecho vulnerando lo dispuesto por
el Artículo 170 de la Decisión 486, que impone un plazo de 60 días
hábiles para contestar la acción de cancelación, por lo que no
correspondía tomarlas en cuenta.
5.3. NESTLÉ y NESTLÉ BOLIVIA no son la misma persona, dado que ambas
tienen un nombre diferente y matrícula distinta, una está constituida en
Bolivia y la otra en Suiza, los activos y pasivos son diferentes, así como
sus derechos, obligaciones y directores.
5.4. No obstante que no corresponde la valoración de los documentos
presentados por NESTLÉ por extemporáneos, estos tampoco son idóneos
para demostrar un vínculo efectivo entre NESTLÉ y NESTLÉ BOLIVIA.
1
1
5.5. NESTLÉ no tiene registrado ningún contrato de licencia sobre la marca
GLORIA. Además, los documentos aportados carecen de valor legal por
no estar legalizados, no ser originales, etc., por lo que no se ha
demostrado el uso de la marca materia de cancelación. Aún si se les
asignara algún valor a tales documentos, los mismos no son idóneos para
demostrar el uso de la marca GLORIA, ya que la mayoría no constituye
actos de comercio y si bien existen facturas estas no corresponden a
GLORIA.
4
Proceso 181-IP-2016
GACETA OFICIAL
6.
07/03/2017
6 de 54
Argumentos de réplica de NESTLÉ:
6.1. La marca GLORIA es una marca notoria en el Estado Plurinacional de
Bolivia y la comercialización del producto con la misma marca es también
notorio.
6.2. Reitera los demás argumentos expuestos en la demanda.
7.
Argumentos de dúplica del SENAPI:
Dentro del proceso de cancelación no se determinó, si la naturaleza de la
causa ameritaba ingresar en el análisis de la figura jurídica de la marca
notoria, por lo que sería impertinente y ultra petita que el máximo Tribunal
de Justicia se pronuncie sobre dicho extremo al no constituir parte del
objeto de la causa principal.
B.
NORMAS A SER INTERPRETADAS
1.
El Tribunal consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los Literales
b) e i) del Artículo 135 y del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486
de la Comisión de la Comunidad Andina. 1
2.
No procede interpretar lo solicitado por el Tribunal consultante, toda vez
que en el presente caso no se discute la irregistrabilidad de marcas con
base en las causales a las que se refieren los artículos citados en el
párrafo precedente.
3.
De oficio procede interpretar los Artículos 165, 166, 167, 170 y el Literal b)
del Artículo 229 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad
Andina2 , toda vez que es materia controvertida la cancelación total de una
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.­
"Artícu/o 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:
(. . .)
b) carezcan de distintividad;
(...)
i) puedan engañar a /os medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia
geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el
empleo de /os productos o servicios de que se trate;
( ...)"
"Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio
afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada
por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los
cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación,
(.' .)"
2
t
6
,'
}
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.-
5
Proceso 181-IP-2016
GACETA OFICIAL
07/03/2017
7 de 54
marca por falta de uso, procedimiento en el que se ha alegado el uso de
dicha marca por parte de una empresa licenciataria y la calidad de
notoriamente conocida de la misma.
C.
TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN
1.
Cancelación de un registro de marca por falta de uso. Procedimiento. La
marca usada por el licenciatario o el autorizado para ello. La prueba de
uso de una marca.
Carga de la prueba en la acción de cancelación de marca por no uso.
Cancelación por falta de uso de una marca notoriamente conocida.
2.
3.
"Artículo 162.-EI titular de una marca registrada o en trámite de registro podrá dar licencia a uno o
más terceros para la explotación de la marca respectiva. Deberá registrarse ante la oficina nacional
competente toda licencia de uso de la marca. La falta de registro ocasionará que la licencia no surta
efectos frente a terceros. 5 A efectos del registro, la licencia deberá constar por escrito. Cualquier
persona interesada podrá solicitar el registro de una licencia."
"Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de
persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno
de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello
durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación.
La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa
en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.
No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de
transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el
procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa.
Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios
para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de
los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de
los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de
los productos o servicios.
El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros,
a fuerza mayor o caso fortuito."
"Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios
que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo
esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la
naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su
comercialización en el mercado.
También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son
exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.
El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a
detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por
falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca."
"Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El uso
de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o
certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las
mercancías identificadas con la marca, entre otros."
6
b
Proceso 181-IP-2016
GACETA OFICIAL
4.
07/03/2017
8 de 54
5.
Sobre la posibilidad de valorar medios probatorios adicionales para
sustentar el uso de una marca en un procedimiento recursivo (apelación o
recurso jerárquico).
Autonomía de la oficina nacional competente para emitir sus resoluciones.
D.
ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN
1.
Cancelación de un registro de marca por falta de uso. Procedimiento.
La marca usada por el licenciatario o el autorizado para ello. La
prueba de uso de una marca
1.1. En vista de que GLORIA solicitó al SENAPI la cancelación de la marca
GLORIA (denominativa), registrada a favor de NESTLÉ, para distinguir
todos los productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de
Niza, por no haber sido usada durante los tres años consecutivos
precedentes a la fecha de presentación de la solicitud, es pertinente
realizar el análisis de los Artículos 165 y 166 de la Decisión 486.
1.2. La cancelación por falta de uso de una marca es una figura que surge
ante la existencia de marcas registradas, pero no usadas, que se
convierten en una traba innecesaria para terceros que sí desean utilizar la
marca efectivamente. 3
1.3. Para determinar si una marca ha sido usada o no, se debe tomar en
cuenta qué se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la
marca se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de
marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca en el mercado.
Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los
productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el
mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad
con su naturaleza y la forma de su comercialización. 4
1.4. El principio comentado se desprende del propio concepto de marca: el
medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y
servicios que se ofertan en el mercado. Hay una relación esencial entre el
signo, el producto que identifica y la oferta de dicho producto en el
mercado; es decir, no se puede pensar en que una marca esté en uso sin
que distinga productos o servicios en el mercado, esto es, sin que cumpla
con su función distintiva. 5
(\
De modo referencial, ver Proceso 436-IP-2015 del 2 de marzo de 2016, p. 5.
Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 495-IP-2015 del 23 de junio de 2016, p. 6.
\
\
L_\
G
Ibídem.
7
Proceso 181-IP-2016
GACETA OFICIAL
07/03/2017
9 de 54
1.5. De otro lado, en cuanto a los presupuestos procesales y probatorios de la
figura de la cancelación por no uso de la marca, se debe tener en
consideración lo siguiente: 6
a)
Legitimación para iniciar el trámite. De conformidad con lo
dispuesto en el Artículo 165 de la Decisión 486, el trámite se inicia a
solicitud de parte; es decir, que no puede ser promovido de manera
oficiosa por la oficina nacional competente. Cualquier persona
interesada puede iniciar el trámite. Lo anterior quiere decir que el
solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la
marca respectiva, lo que se traduce en la intención de registrar un
signo idéntico o semejante al no utilizado.
b)
Oportunidad para iniciar el trámite. El segundo párrafo del Artículo
165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de
cancelación por no uso. Dispone que dicha acción solo puede
iniciarse después de tres años contados a partir de la notificación de
la resolución que agota la vía administrativa en el trámite de
concesión de registro de marca.
c)
Falta de uso de la marca. Para que opere la cancelación del
registro de marca, es necesario que la marca no haya sido utilizada
por su titular, por el licenciatario de este, o por otra persona
autorizada para ello en al menos uno de los países miembros,
durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se
inicie la acción de cancelación.
1.6. La marca usada por el licenciatario o el autorizado para ello. Cabe
señalar que el Artículo 165 bajo análisis hace referencia al licenciatario u
otra persona autorizada para utilizar la marca. Al respecto, el primero, el
licenciatario, es aquel que hace uso de la marca teniendo como sustento
un contrato de licencia; en tanto que el segundo, otra persona autorizada,
es aquella que hace uso de la marca sobre la base de otra forma de
vinculación que no supone un contrato de licencia de la marca.
Detenidamente ambos supuestos consisten en lo siguiente: 7
a)
Licencia de uso de la marca. La licencia de la marca se encuentra
regulada en el Capítulo IV del Título VI de la Decisión 486. El
instrumento en el que se plasma la licencia es el contrato de licencia,
mediante el cual una persona llamada licenciante cede el derecho de
uso de su marca a otra denominada licenciatario. Cabe señalar que
el licenciante conserva la titularidad sobre la marca.
La normativa comunitaria andina no regula el contenido del contrato
de licencia, pero sí impone una limitación a este. En efecto, el
"\1
6
Ibídem, p. 6-7.
Ibídem.
b
8
Proceso 181-1P-2016
GACETA OFICIAL
07/03/2017
10 de 54
Artículo 163 prohíbe contratos de licencia restrictivos del comercio y
contrarios a las normas comunitarias andinas sobre Propiedad
Industrial, tratamiento a capitales extranjeros, licencias y regalías, y
prácticas comerciales restrictivas de la competencia. Como esta es
una limitación en la actividad del comercio subregional andino, debe
ser controlada por la oficina nacional competente en el momento en
que se solicita el registro de un contrato de licencia.
El contrato de licencia debe plasmarse por escrito y registrarse en la
oficina nacional respectiva, acorde con el Artículo 162 de la Decisión
486. Si no se cumple con estos requisitos, la licencia no surtirá
efectos frente a terceros.
b)
La simple autorización para la utilización de la marca en el
mercado. Cosa distinta ocurre con la simple autorización para la
utilización de la marca, pues en este supuesto no se debe anexar la
prueba del registro del contrato en la oficina de registro de marcas,
sino una prueba que indique la relación o el vínculo económico con
el titular de la marca. No es una licencia porque el titular no cede las
facultades del uso exclusivo de su marca, sino que simplemente
autoriza de manera estricta su utilización, esto es, sin desprenderse
del uso exclusivo sobre la misma. Tal es el caso de los contratos de
distribución.
1.7. Prueba de uso de una marca. En lo que concierne a la prueba del uso
efectivo de la marca, se debe tomar en cuenta lo establecido en el
Artículo 166 de la Decisión 486 conforme se detalla a continuación: ª
"Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando
los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el
comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la
cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la
naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales
se efectúa su comercialización en el mercado.
También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente
productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros,
según lo establecido en el párrafo anterior.
El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue
registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter
distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni
disminuirá la protección que corresponda a la marca."
a)
\
El primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486 contiene
parámetros con relación a las cantidades de los productos y
servicios comercializados, y que se deben tener en cuenta para
Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 495-IP-2015 del 23 de junio de 2016, p. 6-8.
b
9
Proceso 181-IP-2016
GACETA OFICIAL
07/03/2017
11 de 54
determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no.
Dichos parámetros son:
La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del
modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de
los productos o servicios. Unas pocas cantidades de un
producto que se comercializa masivamente no es prueba del
uso real y efectivo de la marca.
La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del
modo en que normalmente corresponde con las modalidades
bajo las cuales se efectúa su comercialización. Es decir, se
debe tomar en cuenta si los productos o servicios están
dirigidos a sectores especializados o se comercializan en
establecimientos especializados.
b)
El párrafo segundo de la norma estudiada establece otro parámetro
para determinar si una marca se considera usada. Dispone que
también se considera usada si dicha marca distingue exclusivamente
productos que son exportados desde cualquiera de los países
miembros, teniendo en cuenta, igualmente, las cantidades de los
productos exportados de conformidad con naturaleza y en relación
con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización.9
c)
El párrafo tercero de la norma estudiada, por su parte, advierte que
si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue
registrada no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la
protección que corresponda, si dicha diferencia es solo en cuanto a
detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo. En
consecuencia, si el signo usado en el mercado mantiene las
características sustanciales de la marca registrada y su poder
diferenciador, aunque se presente modificado por la adición o
sustracción de ciertos elementos accesorios, no se cumplirían los
supuestos de hecho para su cancelación por no uso. 10
1.8. Adicionalmente, como se desprende del Artículo 165 de la Decisión 486,
el "no uso" tiene que ser permanente durante los tres años consecutivos
precedentes a la fecha en que se presentó la acción de cancelación. En
consecuencia, si el titular de la marca objeto de cancelación prueba que
la utilizó dentro de los tres años mencionados, así sea por un periodo de
tiempo corto, no procede la cancelación por no uso.11
-�
b
f
ª'
'i/
/
9
Ibídem.
10
Ibídem.
11
Ibídem, p. 9.
10
Proceso 181-IP-2016
GACETA OFICIAL
07/03/2017
12 de 54
1.9. En atención a lo expuesto, se debe determinar si la marca registrada
objeto de la acción de cancelación en el proceso interno, GLORIA
(denominativa), fue usada por su titular, por el licenciatario de este, o por
otra persona autorizada para ello, en al menos uno de los países
miembros en el periodo relevante; a saber, durante los tres años
consecutivos precedentes a la fecha en la que se presentó la acción de
cancelación por no uso.
1.10. También se debe tener en cuenta que el uso real y efectivo en cualquier
espacio de tiempo dentro del periodo relevante mencionado, impide la
cancelación por no uso, así como se debe determinar si las pruebas
aportadas demuestran claramente el uso real y efectivo en relación con la
cantidad del producto o servicio, su naturaleza y su forma de
comercialización o prestación.
2.
Carga de la prueba en la acción de cancelación de marca por no uso
2.1. La carga de la prueba en el trámite de cancelación de marca por no uso
corresponde al titular del registro de la marca objeto de cancelación y no
al solicitante de la cancelación, de conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 167 de la Decisión 486; es decir, corresponde al titular de la
marca probar su uso real y efectivo, bajo apercibimiento que se cancele
dicha marca. 12
2.2. El Artículo 167 de la Decisión 486 consigna un listado enunciativo y no
taxativo, de los medios de prueba que pueden utilizarse para acreditar el
uso de una marca. En ese sentido, el uso de la marca se podrá probar
con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por
tal motivo, la autoridad competente debe evaluar todas las pruebas
aportadas, de conformidad con el régimen probatorio aplicable. 13
2.3. En atención a lo expuesto, se deberá establecer si la marca GLORIA
(denominativa) es usada en el mercado de una forma real y efectiva, o si
por el contrario procede su cancelación por no uso, para lo cual deberá
evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen
probatorio aplicable y de conformidad con todos los parámetros indicados
en la presente Interpretación Prejudicial.
3.
Cancelación por falta de uso de una marca notoriamente conocida
3.1. NESTLÉ, en la réplica a la contestación de la demanda efectuada por
GLORIA, afirmó que su marca GLORIA es notoriamente conocida, lo que
el SENAPI solicitó rechazar por ultra petita; en consecuencia, se
interpretará este tema.
,
12
Ibídem.
13
Ibídem.
6
f"
I
. /
11
Proceso 181-IP-2016
GACETA OFICIAL
07/03/2017
13 de 54
3.2. Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la
calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a
un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de
servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente
difundida entre dicho grupo. 14
3.3. El Artículo 224 de la Decisión 486 entiende como signo distintivo
notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier
país miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera
o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. El Artículo 228 de la
misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta
para determinar la notoriedad de una marca. 15
3.4. De conformidad con el Artículo 225 de la Decisión 486, la protección de
un signo distintivo notoriamente conocido procede contra su uso y
registro no autorizado.
3.5. La protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida
se extiende, en caso de haber riesgo de confusión por similitud con otro
signo, con independencia de la clase a que pertenezca el producto o
servicio de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues
se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la
marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo
similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquella 16,
concluyéndose que la protección de la marca notoria va más allá de los
principios básicos de la especialidad y territorialidad.
3.6. Por su parte, el Literal a) del Artículo 229 de la Decisión 486 establece
que no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho
de no encontrarse registrado o en trámite de registro en el país miembro
o en el extranjero.
3.7. Igualmente, la protección que otorga la Decisión 486 a la marca notoria
va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual
sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso.
En efecto, el Literal b) del Artículo 229 de la Decisión 486 dispone que no
se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no
se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios,
o para identificar actividades o establecimientos en el país miembro. 17
\
14
De modo referencial, ver Proceso 66-IP-2015 del 29 de abril de 2015, p. 14.
15
Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-IP-2015 del 10 de junio de 2016.
16
Ibídem.
17
De modo referencial, ver Proceso 67-IP-2015 del 13 de mayo de 2015, p. 12.
12
Proceso 181-IP-2016
GACETA OFICIAL
07/03/2017
14 de 54
3.8. La notoriedad de una marca no se presume, debe ser probada por quien
alega esa condición 18. El reconocimiento de la notoriedad le corresponde
a la autoridad nacional competente, de conformidad con lo establecido en
el Artículo 228 de la Decisión 486. En ese sentido, para determinar si una
marca es notoriamente conocida se deben tener en cuenta los criterios
establecidos en forma no taxativa en el artículo previamente citado.19
3.9. Resulta esencial que se determine el momento a partir del cual la marca
notoriamente conocida tiene tal calidad, ya sea que se trate de una
impugnación sobre la base de la marca notoria contra un registro o bien
para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma
cuando se ha registrado una marca.20
3.1O. Aunque la Decisión 486 no consagre expresamente la improcedencia de
cancelación por no uso de la marca notoria, esto se puede deducir tanto
de sus disposiciones normativas que regulan los signos notoriamente
conocidos, como de los propios principios y postulados que inspiran el
derecho de marcas.21
3.11. La institución de la cancelación por falta de uso de una marca
notoriamente conocida debe estar en consonancia con la protección
ampliada que la norma comunitaria andina otorga a este tipo de marcas.
En este sentido, debe tenerse en cuenta que la protección de la marca
18
Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-IP-2015 del 10 de junio de 2016,
19
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina."Artícu/o 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración
entre otros, los siguientes factores:
a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País
Miembro;
b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País
Miembro;
c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País
Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de
los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;
d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento,
actividad, productos o servicios a los que se aplique;
e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya
notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se
pretende la protección;
f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;
g) el valor contable del signo como activo empresarial;
h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo
en determinado territorio; o,
i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el
titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;
j) los aspectos del comercio internacional; o,
k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el
País Miembro o en el extranjero."
.,
20
Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-IP-2015 del 1O de junio de 2016.
21
De modo referencial, ver Proceso 436-IP-2015 del 2 de marzo de 2016, p.13.
13
\
d
/
Proceso 181-IP-2016
GACETA OFICIAL
07/03/2017
15 de 54
notoriamente conocida no depende de su registro, por lo que su
cancelación no priva a su titular del derecho exclusivo, ni podría generar
un derecho de �referencia a favor del solicitante, careciendo por tanto de
interés jurídico. 2
3.12. Como se señaló, la calidad de notoria de la marca no depende de su uso
en el país miembro, sino de su conocimiento por parte de los sectores
pertinentes. Ello permite afirmar que su protección, que deriva de su
calidad de notoria, está exenta de la carga de su uso en el país miembro
correspondiente. Tampoco procedería la cancelación parcial de su
registro, por cuanto su protección no se encuentra limitada a los
productos o servicios respecto de los cuales se use, sino a todo tipo de
productos y servicios (excepción al Princ�io de Especialidad) a pesar de
no ser usada en relación con los mismos. 3
3.13. En consecuencia, puede considerarse que la marca notoriamente
conocida no puede ser objeto de cancelación por falta de uso en virtud de
la protección excepcional que le confiere la Decisión 486. Sin embargo,
cabe reiterar que la calidad de notoria de la marca debe declararse en el
proceso de cancelación correspondiente, lo que supone la obligación del
titular de acreditar dicha calidad. 24
3.14. La finalidad del Literal b) del Artículo 229 de la Decisión 486 es evitar que
los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de
una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por una marca
notoria, que aunque no se haya usado o no esté siendo usada en el
respectivo país miembro, continúa siendo notoria en otros países. Se
advierte; sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo deberá
atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado, ya que
deberá dar cumplimiento a lo indicado en el Artículo 228 de la Decisión
486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 25
3.15. Teniendo en cuenta que el derecho de marcas se consagra bajo el
postulado de promover la actividad empresarial y la competencia leal, no
es admisible que se permita el aprovechamiento del prestigio ajeno al
hacer operante la figura de la cancelación por no uso de la marca notoria
de la misma forma en que se haría respecto de una marca que no haya
alcanzado tal nivel, ya que en este caso está en juego no solo el esfuerzo
del titular de la marca notoria, sino la protección al público consumidor,
quien relacionará de inmediato la marca con el tradicional y conocido
_____\
22
METKE MÉNDEZ, Ricardo. El uso obligatorio de la marca bajo la Decisión 486 de la Comisión de
la Comunidad Andina. p. 106.
En: http://www.scielo.org.co/pdf/esju/v9n2/v9n2a4.pdf (Consultada: el 24 de octubre de 2016).
23
De modo referencial, ver Proceso 4 36-1 P-2015 del 2 de marzo de 2016, p.13-14.
24
Ibídem, p. 14.
25
Ibídem, p. 14-15.
14
Proceso 181-IP-2016
GACETA OFICIAL
07/03/2017
16 de 54
fabricante, así como el derecho de los otros consumidores, con quienes
no se competiría lealmente si un comerciante utiliza el esfuerzo ajeno
para promocionar sus productos. 26
3.16. Así las cosas, se deberá establecer, en primer lugar, el estatus de notoria
de la marca que se pretende cancelar por no uso, para deducir si pese al
incumplimiento de la obligación de usar la marca, esta conserva la
categoría de marca notoria, pues aunque el uso constante es una de las
formas en que se puede fundamentar dicha categoría, no es menos cierto
que en relación con determinadas marcas el grado de notoriedad de la
misma persiste en el mercado aunque no se le use. 27
3.17. A criterio de este Tribunal, no puede cancelarse una marca notoriamente
conocida y reconocida por la autoridad nacional competente, salvo que
pierda dicha calidad por una razón de hecho o derecho debidamente
probada. 28
3.18. La figura de la cancelación por no uso también debe ser coherente y
consecuente con el principio de la actuación de buena fe en el mercado,
el respeto y protección del esfuerzo empresarial ajeno, y la competencia
leal, como ya se señaló. Aunque una marca notoria cayera en el desuso
por múltiples razones, podría mantener dicho estatus por mucho tiempo;
es decir, el grado de distintividad y el nivel de recordación en el público
consumidor tendría la potencialidad de sobrevivir por algún tiempo de
conformidad con múltiples factores. Siendo esto así, la normativa
comunitaria mediante la figura de la marca notoria rompe el principio de
uso real y efectivo de la marca. 29
3.19. Asimismo, se rompen los principios registrales, de territorialidad y de
especialidad. En relación con este último, y teniendo en cuenta que es
vital para concretar el asunto tratado, el Tribunal reitera que la protección
de la marca notoriamente conocida se construye sobre la base de la
exposición a cuatro riesgos en el mercado: confusión, asociación, dilución
y uso parasitario.
3.20. En este sentido, para que se proteja una marca notoriamente conocida
más allá del principio de especialidad, se debe demostrar que se
encuentra en alguno de los cuatro riesgos. En estos casos, se deberán
analizar todas las variables para determinar si el signo notorio está
expuesto a cada uno de los riesgos en el campo registra! o en el mercado
como tal. En relación con los riesgos de uso parasitario y dilución, se
debe tener en cuenta el grado de notoriedad del signo a proteger,
q
/
26
Ibídem, p. 15.
27
Ibídem.
28
Ibídem, p. 16.
29
Ibídem, p. 17.
15
Proceso 181-IP-2016
GACETA OFICIAL
07/03/2017
17 de 54
analizando su nivel de penetración en los diferentes sectores. Esto es de
suma importancia, ya que un signo que tenga recordación y suficiente
inserción en sectores diferentes podría estar más expuesto a un riesgo de
uso parasitario o de dilución. 30
3.21. La figura de la cancelación por no uso debe ser aplicable si es
susceptible de cumplir con su función y efectos: depurar el registro y
realizar el derecho de preferencia. En tal sentido, cancelar por no uso el
registro de una marca notoria debe ser prolijamente analizado, ya que en
muchos escenarios basados en el derecho preferente, no debería operar
la figura por no ser viable el registro de una marca idéntica o similar a la
marca notoria objeto de la cancelación. 31
3.22. En primer lugar, debe verificarse que el grado de difusión o conocimiento
del signo en cuestión por parte del público del sector pertinente sea tal
que acredite que el signo objeto de la cancelación ha alcanzado la
calidad de notorio, para posteriormente determinar, en el evento de que
se pretenda registrar un signo idéntico o similar bien sea por el uso del
derecho preferente o por cualquier solicitud, si se incurriría en los
diferentes riesgos en el mercado. Se deben analizar todas las variables
posibles para evitar la concreción de confusión y asociación en el público
consumidor, como sería el caso de conexión competitiva si el signo
notorio está registrado en otra clase, o la vinculación o asociación que
pudiera generarse al recordar el signo notorio. También se debe estudiar
muy cuidadosamente que no se genere un aprovechamiento parasitario
del prestigio y del esfuerzo empresarial ajeno, o la dilución de la
capacidad distintiva de un signo que ha penetrado a diferentes sectores.
Eso sería evidente en un signo notorio que tenga un altísimo grado de
notoriedad y, por lo tanto, se haya insertado en diversos sectores. 32
3.23. Piénsese en una marca notoria que esté registrada en varias clases, con
altísima incidencia de recordación y fijación en varios sectores, con
presencia publicitaria masiva y, por lo tanto, que tuviera la potencialidad
de vincularse con diferentes productos o servicios, o simplemente sacar
mensajes publicitarios en cualquier plataforma; esto conduciría a que
cualquier utilización de un signo idéntico o similar, aún en rubros donde
formalmente no se esté usando el mencionado signo, genere uso
parasitario o riesgo de dilución. En un escenario como el planteado, la
cancelación por no uso no tendría cabida. 33
3.24. En este caso, se deberá verificar la calidad de notoria de la marca cuya
cancelación se pretende, de conformidad con lo establecido en el Artículo
30
Ibídem.
31
Ibídem.
32
De modo referencial, ver Proceso 436-IP-2015 del 2 de marzo de 2016, p. 18.
33
Ibídem.
__j
, tl
�J
16
Proceso 181-IP-2016
GACETA OFICIAL
07/03/2017
18 de 54
228 de la Decisión 486, para poder determinar si la supuesta falta de uso
de dicha marca tiene efectos jurídicos prácticos o si, por el contrario, la
cancelación carece de interés jurídico en el caso concreto.
4.
Sobre la posibilidad de valorar medios probatorios adicionales para
sustentar el uso de una marca en un procedimiento recursivo
(apelación o recurso jerárquico)
4.1. GLORIA ha señalado que el SENAPI ha valorado en el Recurso
Jerárquico pruebas que vulneran lo establecido por el Artículo 170 de la
Decisión 486, a saber, pruebas presentadas con posterioridad a la
resolución de primera instancia, cuando solo debe admitirse como prueba
en los recursos aquellos documentos que no hubiesen sido de
conocimiento del interesado, hecho que no corresponde al presente caso.
4.2. Al respecto, el Artículo 170 de la Decisión 486 establece lo siguiente:
"Artículo 170.- Recibida una solicitud de cancelación, la oficina nacional
competente notificará al titular de la marca registrada para que dentro del
plazo de sesenta días hábiles contados a partir de la notificación, haga
valer los alegatos y las pruebas que estime convenientes.
Vencidos los plazos a los que se refiere este artículo, la oficina nacional
competente decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca, lo
cual notificará a las partes, mediante resolución."
4.3. Como se puede apreciar el Artículo 170 precitado prevé el plazo de 60
días a efectos de que el titular haga valer sus alegatos y presente las
pruebas que estime convenientes. Dicho plazo debe ser analizado
considerando la finalidad de la acción de cancelación de una marca, la
cual busca retirar del registro aquellos signos que no vienen siendo
usados en el mercado; esto es, aproximar el contenido formal del registro
a la realidad concreta de la utilización de las marcas en el mercado34,
conforme lo prescribe el principio de verdad material.
4.4. En ese sentido, el plazo de 60 días hábiles para que el titular de la marca
se apersone y presente las pruebas que estime pertinentes en la primera
etapa del procedimiento ante la autoridad nacional competente, no
deberá entenderse como uno de preclusión para el administrado, sino
como un plazo a partir del cual la autoridad nacional competente deberá
emitir un pronunciamiento. Esta interpretación constituye una garantía a
favor del administrado, el cual mantiene la posibilidad de presentar
pruebas fuera del referido plazo a efectos de que estas sean evaluadas
por la autoridad competente hasta antes de que emita un
pronunciamiento; o, de ser el caso, a través de los recursos impugnativos
que la legislación interna de cada país miembro establezca.
34
LINDLEY-RUSSO, Alfredo. Apuntes Sobre La Cancelación Marcaría En El Perú. Revista de la
Competencia y la Propiedad Intelectual Nº 7, Lima, 2008, p. 203.
17
Proceso 181-IP-2016
GACETA OFICIAL
07/03/2017
19 de 54
4.5. En suma, este Tribunal considera que, salvo que la legislación nacional lo
prohíba expresamente, las partes involucradas pueden ofrecer pruebas
adicionales en los procedimientos recursivos y en los procesos judiciales
correspondientes con la finalidad de acreditar el uso o no uso de una
marca, en aplicación del principio de verdad material y en aras de
garantizar un debido procedimiento.
5.
Autonomía de la oficina nacional competente para emitir sus
resoluciones
5.1. NESTLÉ manifestó que en otro expediente con las mismas pruebas el
SENAPI determinó su vínculo comercial con NESTLÉ BOLIVIA, esta
última como firma emisora de las facturas de comercialización de leche
evaporada GLORIA, por lo que existe contradicción en el pronunciamiento
relacionado con las referidas pruebas. En tal sentido, resulta pertinente
abordar el tema de la independencia y autonomía de la oficina nacional
competente para emitir sus resoluciones.
5.2. El Tribunal ha manifestado que el sistema de registro de marcas que se
adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad
autónoma e independiente de las oficinas nacionales competentes en
cada país miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se
encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la
mencionada independencia, y es así como el Capítulo II de la Decisión
486 de la Comisión de la Comunidad Andina regula el procedimiento de
registro de marcas, e instaura en cabeza de las oficinas nacionales
competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad.35
5.3. Es preciso destacar que la referida autonomía se manifiesta tanto en
relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas
(principio de independencia), como en relación con sus propias
decisiones. 36
5.4. En relación al primer tema, si bien las oficinas competentes y las
decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del
derecho comunitario de marcas las ponen en contacto, como sería el caso
del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo
anterior suponga uniformizar los pronunciamientos de las mismas. 37
5.5. En este sentido, el principio de independencia de las oficinas de registro
de marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los
signos sin tener en cuenta el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad
realizado en otra u otras oficinas nacionales competentes. En
r
\
.
-
\
___
f&
35
Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 640-IP-2015 del 26 de agosto de 2016.
36
Ibídem.
37
Ibídem.
18
Proceso 181-IP-2016
GACETA OFICIAL
07/03/2017
20 de 54
consecuencia, si se ha obtenido un registro de marca en determinado
país, ello no supone que indefectiblemente se deberá conceder dicho
registro en cualquiera de los países miembros. 38
5.6. De igual manera, si el registro de marca ha sido denegado en un
determinado país, ello tampoco significa que deba ser denegado en los
países miembros de la Comunidad Andina, aún en el caso de presentarse
sobre la base del derecho de prioridad del mismo país que denegó el
registro. 39
5.7. Un aspecto de especial importancia en relación a este tema constituye el
hecho que el principio de independencia supone dejar en libertad a la
oficina nacional competente para que, de acuerdo con su criterio de
interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que
considere más adecuada en relación al caso puesto en su conocimiento.
En cualquier evento, es menester que se justifique de manera suficiente y
razonable el criterio adelantado.40
5.8. Sobre el segundo tema, como se advirtió, la norma comunitaria colocó en
cabeza de las oficinas nacionales de registro de marcas la obligación de
realizar el examen de registrabilidad, el cual es obligatorio y debe llevarse
a cabo aun en caso no hubiesen sido presentadas oposiciones. En
consecuencia, la autoridad nacional competente en ningún caso queda
eximida de realizar el examen de fondo para conceder o denegar el
registro. En caso sean presentadas oposiciones, la oficina nacional
competente se pronunciará acerca de cada una de ellas, así como de la
concesión o de la denegación del registro solicitado. 41
5.9. Asimismo, es pertinente agregar, que el examen de registrabilidad, que es
de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo tanto en relación con las
decisiones proferidas por otras oficinas de registro de marcas, como en
relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el
sentido de que esta debe realizar el examen de registrabilidad analizando
cada caso concreto; es decir, estudiando el signo solicitado para registro,
las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho
procedimiento, independiente de análisis anteriores respecto de signos
idénticos o similares. 42
5.1 O. No se está afirmando que la oficina de registro de marcas no tenga límites
a su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias
r.
I
t/
�
1
1
&'
¿,/
38
Ibídem.
39
Ibídem.
40
Ibídem.
41
Ibídem.
42
Ibídem.
19
Proceso 181-IP-2016
GACETA OFICIAL
07/03/2017
21 de 54
actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligación,
en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las
características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas
que obran en cada trámite. Adicionalmente, los límites a la actuación
administrativa de dichas oficinas se encuentran establecidos por la propia
normativa comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad
de los actos administrativos emitidos. 43
5.11. En tal virtud, la autoridad nacional competente no está obligada a registrar
como marca un signo por el hecho de que este cuente con registro de
marca en otros países miembros o no de la Comunidad Andina; o,
coexista registralmente con las marcas con las que se confronta en otros
países miembros o no. Estas circunstancias no obligan a proceder al
registro del signo solicitado, pero si puede ser valorada al momento de
realizar el análisis de registrabilidad que corresponda.
5.12. Conforme se ha mencionado previamente, la autoridad nacional
competente en materia de propiedad intelectual goza de autonomía, y
tendrá que evaluar íntegramente cada caso que se presente ante su
competencia, a fin de determinar si el signo es registrable o no, si hay o no
riesgo de confusión, etc., dependiendo de las circunstancias del caso
concreto y de las valoraciones que se realicen.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja
consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el
Tribunal consultante al resolver el proceso interno 898/2014, la que deberá
adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en
el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que
participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo
del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.
r•
0 /
'I
,v'Ju1/ /
l
r,
Í
,
b
fVV --
Cecilia Luisa A�uinteros
MAGISTRADA
43
Ibídem.
V����
Martha R
��fc'tn
MA. STRADA
20
Proceso 181-IP-2016
GACETA OFICIAL
07/03/2017
(\
/
\
22 de 54
\
··
Hugo Ramiro� Gó�Apac
MAGISTRADO
De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la
presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Notifíquese al Tribunal consultante y remítase copia de la presente
Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para
su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
21
07/03/2017
GACETA OFICIAL
22 de 54
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
Quito, 13 de octubre de 2016
Proceso:
182-IP-2016
Asunto:
Interpretación Prejudicial
Consultante:
Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del
Estado Plurinacional de Bolivia
Expediente interno
del Consultante:
1037/2014
Referencia:
Marcas involucradas: G (mixta) y GG (mixta)
Magistrada Ponente:
Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
VISTOS:
El Oficio 0146/2016, recibido el 2 de mayo de 2016, mediante el cual la Sala
Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia
solicita interpretación prejudicial de los artículos 135 literal b) e i) y 136 literal
a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver
el Proceso Interno 1037/2014; y,
El Auto de 22 de septiembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió
a trámite la presente interpretación prejudicial.
i
/
LJ
A.
ANTECEDENTES
1.
Partes en el proceso interno
Demandante:
GUCCIO GUCCI S.P.A.
1
GACETA OFICIAL
Demandado:
2.
07/03/2017
24 de 54
Servicio Nacional de Propiedad Intelectual
del (SENAPI) del Estado Plurinacional de
Bolivia.
Hechos relevantes
2.1. El 17 de septiembre de 2012 GUESS?, INC., (en adelante, GUESS),
solicitó el registro del signo G (mixto) 1 para distinguir productos
comprendidos en la Clase 3 2 del Arreglo de Niza Relativo a la
Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de
las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).
2.2. Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta Oficial de Bolivia 477,
el 15 de enero de 2013, GUCCIO GUCCI S.P.A., presentó oposición
fundamentada en el registro previo de su marca GG (mixto), registro
64945-C para la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. 3
2.3. El 28 de mayo de 2013, mediante Resolución 271/2013, la Dirección de
Propiedad Industrial del SENAPI resolvió declarar improbada la
oposición presentada y concedió el registro de la marca de producto "G"
(mixta) para proteger productos de la Clase 3 de la Clasificación
Internacional de Niza.
Expediente administrativo 157399.
Clase 3.- Jabones, perfumes, cosméticos, lociones para el cabello.
3
Clase 3.- Perfumes, agua de colonia, jabones de tocador perfumados, preparaciones para
después de afeitarse, sales de baño, aceites de baño, lociones y cremas perfumadas para el
cuerpo, anti-transpirantes.
2
GACETA OFICIAL
07/03/2017
25 de 54
2.4. GUCCIO GUCCI S.P.A, dentro del término legal presentó recurso de
revocatoria contra la Resolución 271/2013.4
2.5. El 23 de septiembre de 2013, mediante Resolución DPI/OP/REV-N º
265/2013, la Dirección de Propiedad Industrial resolvió rechazar el
recurso de revocatoria interpuesto.
2.6. El 4 de octubre de 2013, GUCCIO GUCCI S.P.A., presento recurso
jerárquico en contra de la resolución DPI/OP/REV-N º 265/2013.
2.7. El 10 de febrero de 2014, mediante resolución administrativa
DGE/OPO/J-No. 047/2014, la Directora General Ejecutiva del SENAPI
resolvió rechazar el recurso jerárquico interpuesto por GUCCIO GUCCI
S.P.A. y en consecuencia confirmar la resolución DPI/OP/REV-N º
265/2013.
2.8. El 24 de octubre de 2014, GUCCIO GUCCI S.P.A., presentó demanda
Contencioso Administrativa pidiendo la revocatoria de la resolución
DGE/OPO/J-No. 047/2014.
2.9. El 19 de febrero de 2015, el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual
(SENAPI) contestó la demanda contencioso administrativa.
2.1O. El 1O de diciembre de 2015, la Sala Plena del Tribunal Supremo de
Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, mediante Resolución
309/2015 resolvió suspender la tramitación y el plazo para la resolución
del proceso y solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la
interpretación prejudicial de los artículos 135 literales b) e i) y 136 literal
a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.
3.
Argumentos de la demanda formulada por GUCCIO GUCCI S.P.A.:
3.1. Que la autoridad se extralimitó al tomar en cuenta únicamente lo
establecido en el Artículo 224 de la Decisión 486 de la Comunidad
Andina que se refiere a los signos notoriamente conocidos.
L
3.2. Que la autoridad, no tomó en consideración lo que establece el Artículo
1 de la misma norma, en lo referente a ".. . un trato no menos favorable
que el que otorgue a sus propios nacionales ... " por lo que no se
consideraron sus derechos.
3.3. Que la norma entra en contradicción pues el hecho de no ser válida una
declaración de notoriedad de una marca de un país miembro del
Convenio de París resulta ser totalmente desfavorable y contrario a lo
que establece el Artículo 1 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.
4
Revisado el expediente, no se ha podido verificar la fecha de presentación del recurso.
3
GACETA OFICIAL
07/03/2017
26 de 54
3.4. Lo que se reclama es la intención de usar de la misma forma la letra "G"
esto es, entrelazándola, característica que hace distinguible a la marca
de propiedad de GUCCIO GUCCI S.P.A.
4.
Argumentos de la contestación a la demanda por parte del SENAPI:
4.1. El Articulo 224 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina establece
que una marca será considerada como notoriamente conocida cuando
sea reconocida como tal en cualquier país miembro.
4.2. Por su parte, el Artículo 228 de la misma normativa, establece los
factores que se deben tomar en cuenta para que una marca sea
considerada como notoria, ya que de esa manera el consumidor medio
la reconocerá y le asignará dicha característica.
4.3. Una vez analizada la documentación aportada, en estricto apego a lo
dispuesto por la normativa vigente y la jurisprudencia, para la valoración
de pruebas se advierte que la prueba documental referida no cumplió
con las correspondientes legalizaciones de ley por lo que no es prueba
idónea, deduciéndose que no se cumplieron los parámetros establecidos
en el Artículo 228 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, para que
una marca sea reconocida como notoria.
4.4. Respecto del argumento de la contradicción de normas de carácter
internacional como el Convenio de París al cual hace referencia, es
conveniente indicar lo que establece el Artículo 2 de dicho Convenio, el
cual en su parte pertinente señala que los países miembros tendrán la
misma protección, siempre y cuando cumplan las condiciones y
formalidades impuestas a los nacionales. Y más adelante establece que
quedan expresamente reservadas las disposiciones de la legislación de
cada uno de los países de la Unión relativas al procedimiento judicial y
administrativo, y a la competencia.
4.5. En este sentido, queda claro que el régimen jurídico aplicable, en el caso
nacional se supedita a la normativa andina a través de la Decisión 486
de la Comunidad Andina y correspondía la aplicación del Artículo 224 de
dicha norma.
8.
NORMAS A SER INTERPRETADAS
1.
El Tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial de los
artículos, 135 literal b) e i) y 136 literal a) de la Decisión 486 5 de la
Comisión de la Comunidad Andina.
5
Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio
afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
4
GACETA OFICIAL
07/03/2017
27 de 54
2.
No obstante, procede la interpretación prejudicial únicamente del
Artículo 136 literal a) toda vez que no se analizará lo relacionado al
concepto de marca ni la falta de distintividad por no ser materia de la
contoversia.
3.
De oficio se interpretarán los artículos 136 literal h) y 224 de la Decisión
486 que establece lo referente a los signos notoriamente conocidos, por
ser pertinente al presente caso
c.
TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN
1.
Primacía del Ordenamiento Comunitario. La Decisión 486 de la
Comisión de la Comunidad Andina y su relación con el Convenio de
París para la Protección de la Propiedad Industrial.
lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica,
ortográfica, fonética e ideológica. Reglas para realizar el cotejo de
signos.
Comparación entre signos mixtos.
Marcas conformadas por letras.
La marca notoriamente conocida y su prueba. lrregistrabilidad de signos
notoriamente conocidos por parte de terceros. Protección de la marca
notoriamente conocida en territorio extracomunitario.
2.
3.
4.
5.
D.
ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN
1.
Primacía del Ordenamiento Comunitario. La Decisión 486 de la
Comisión de la Comunidad Andina y su relación con el Convenio de
París para la Protección de la Propiedad Industrial
1.1 En su escrito de demanda, GUCCIO GUCCI S.P.A. manifestó que se
habría desconocido el carácter notorio de su marca GG (mixta), lo cual
constituiría no solo una errada interpretación normativa sino además una
vulneración y un desconocimiento de otros tratados como es el Convenio
de París, del cual Bolivia es parte. En tal virtud, el Tribunal estima
conveniente comenzar la presente interpretación prejudicial
desarrollando el tema propuesto.
1.2
El principio fundamental del Derecho comunitario andino, es el Principio
de la "Primacía del Ordenamiento Comunitario", el mismo que encuentra
su apoyo en otros principios propios del derecho de la integración, cuales
son los de: "Eficacia Directa del Ordenamiento Jurídico Comunitario",
a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada
por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de
los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(...)"
5
[
.,, J,J
<L _.;
,it"
��
GACETA OFICIAL
07/03/2017
28 de 54
"Aplicación Inmediata del Ordenamiento Jurídico Andino", y "Autonomía
del Ordenamiento Jurídico Andino".
1.3
Este Tribunal ha manifestado en reiterada jurisprudencia la prevalencia
de la que goza el ordenamiento comunitario andino respecto de los
ordenamientos jurídicos de los Países Miembros y respecto de las
normas de derecho internacional, en relación con las materias que
regula el orden comunitario. En este marco, ha establecido que, en caso
de presentarse antinomias entre el derecho comunitario andino y el
derecho interno de los Países Miembros, al igual que entre el derecho
comunitario y las normas de derecho internacional, prevalece el
primero6.
1.4
La doctrina prevaleciente, por ello mismo, se inclina con toda decisión
por el principio de la aplicación preferente del derecho comunitario,
siempre que entre en conflicto con el derecho nacional o internacional.
En consecuencia, la disposición normativa, interna o contenida en un
tratado suscrito por el respectivo País Miembro, que sea contraria a la
norma comunitaria, si bien no queda propiamente derogada, dejará de
aplicarse en el caso concreto, bien sea anterior o posterior a la norma
comunitaria7.
1.5
En ese sentido, el profesor Luis Ignacio Sánchez Rodríguez, al analizar
la naturaleza de los tratados constitutivos y el derecho derivado en la
Comunidad Europea, concluye: "El derecho comunitario, en primer
término, es autónomo a un mismo tiempo del derecho internacional
general y del derecho interno de los Estados Miembros"ª.
1.6
En consecuencia, en el caso de los tratados internacionales suscritos
por los países miembros para la regulación de determinadas actividades
jurídico-económicas, como la protección a la propiedad industrial, puede
afirmarse que, en la medida en que la comunidad supranacional asume
la competencia ratione materiae para regular este aspecto de la vida
económica, el derecho comunitario se vincula al tratado internacional de
tal manera que este le pueda servir de fuente para desarrollar su
6
Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas dentro del Proceso 23-IP2012 de 23 de agosto de 2012, p. 6; y del Proceso 30-IP-2014 de 10 de septiembre de 2014, p.
8.
Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 2-IP-88 de 25
mayo de 1988, p. 5; citada y complementada en las Sentencias expedidas dentro del Proceso
34-Al-01 de 21 de agosto de 2002, p. 48, y del Proceso 1-Al-2001 de 27 de junio de 2002, p. 32.
8
SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, Luis Ignacio, "Los Tratados Constitutivos y el Derecho Derivado", en:
Tratado de Derecho Comunitario Europeo, Tomo 1, Ed. Civitas, Madrid, 1986; citado en la
Sentencia dictada en el expediente N º 1-1 P-96, Gaceta Oficial N º 257, de 14 de abril de 1997.
6
GACETA OFICIAL
07/03/2017
29 de 54
actividad reguladora, sin que pueda decirse, sin embargo, que el
derecho comunitario se subordina a aquél9•
1. 7
Por el contrario, toda vez que el tratado internacional pasa a formar parte
del ordenamiento jurídico aplicable en todos y cada uno de los Países
Miembros, el derecho comunitario conserva-por aplicación de sus
características 'existenciales' de obligatoriedad, efecto directo y
preeminencia- la aplicabilidad preferente sobre el ordenamiento interno
del país respectivo10.
1.8
Corresponde atender a los criterios expuestos en la presente
interpretación prejudicial respecto a la primacía del Derecho Comunitario
Andino, teniendo en cuenta su aplicabilidad preferente sobre el
ordenamiento interno de origen internacional de los Países Miembros.
La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y su
relación con el Convenio de París para la Protección de la
Propiedad Industrial
1.9
En virtud del Principio de Primacía del Ordenamiento Comunitario,
explicado precedentemente, el ordenamiento comunitario deviene
imperativo y prevalece sobre toda norma de derecho interno de origen
internacional de los Países Miembros, de manera que allí donde se trate
de aplicar normas legales en actos jurídicos contemplados en el derecho
de integración deberá acudirse al ordenamiento jurídico comunitario, con
prevalencia sobre el derecho interno o internacional.
1.1O Las referidas características se cumplen en su integridad y se
materializan cuando el Artículo 411 (antes Artículo 5) del Tratado de
Creación del Tribunal impone a los Países Miembros dos obligaciones
básicas: una de hacer, consistente en adoptar las medidas necesarias
para asegurar el cumplimiento del ordenamiento jurídico comunitario
contenido en el Artículo 1 del Tratado; y la obligación de no hacer,
consistente en no adoptar ni emplear medida alguna contraria a dichas
normas o que obstaculice su aplicación.
1.11 Adicionalmente, el Principio de Primacía del Ordenamiento Comunitario se
sustenta en el Principio de Autonomía del mismo, que presupone la de la
L
9
Sentencias dictadas dentro de los Procesos 1-Al-2001, p. 36, y 34-AI-O 1, p. 46, ya citados.
10
lbíd.
11
Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
"Artículo 4.- Los Países Miembros están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias
para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la
Comunidad Andina. Se comprometen, asimismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que
sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación."
7
GACETA OFICIAL
07/03/2017
30 de 54
Comunidad para formular su propio ordenamiento, y que deriva, a su vez,
de la transferencia de atribuciones que los Países Miembros hicieran a la
Comunidad Andina, en ámbitos específicos como el de la propiedad
industrial. A causa de la citada transferencia, y en los ámbitos en que ella
se produzca, los Países Miembros quedan limitados motu proprio en el
ejercicio de su potestad normativa y, en consecuencia, quedan impedidos
de dictar providencias o contraer compromisos, aun de alcance
internacional, que menoscaben o contraríen el ordenamiento
comunitario12.
1.12 En este contexto, cabe recordar que el ordenamiento comunitario no deriva
del ordenamiento de los Países Miembros, sea este de origen interno o
internacional, sino del Tratado constitutivo de la Comunidad Andina. Así, y
por virtud de su autonomía, se ratifica que el ordenamiento jurídico de la
Comunidad -tanto el primario como el derivado- no depende ni se halla
subordinado al ordenamiento interno, de origen internacional, de dichos
Países13. Por lo tanto, los tratados internacionales que celebren los Países
Miembros por propia iniciativa, como el Convenio de París, no vinculan a
la Comunidad, ni surten efecto directo en ella, sin perjuicio de la fuerza
vinculante que tales instrumentos posean en las relaciones entre los
citados Países Miembros y terceros países u organizaciones
internacionales.
1.13 En virtud de los referidos Principios de Autonomía y Primacía del
Ordenamiento Comunitario, las normas que lo integran -tanto las
primarias como las derivadas- deben surtir la plenitud de sus efectos,
de manera uniforme, en todos los Países Miembros. En consecuencia,
las normas de los ordenamientos nacionales, sean de origen interno o
internacional, no pueden menoscabar o contrariar los imperativos
comunitarios. De allí que la Comunidad Andina, si bien no se encuentra
vinculada por los tratados que celebren individualmente los Países
Miembros, como es el caso del Convenio de París, puede tomarlo como
una referencia, ya que los cuatro Países Miembros son parte del
mismo 14.
1.14 De conformidad con los criterios que se esbozan en la presente
interpretación prejudicial, se debe tener en cuenta que el Principio de
Primacía del Derecho Comunitario andino sobre las demás normas de
los ordenamientos nacionales, de origen nacional o internacional, no
obsta para tomar como referencia los tratados celebrados por los Países
12
En ese sentido, Sentencias pronunciadas dentro de los Procesos 1-Al-2001, p. 38, y 34-Al-01,
p. 48, ya citados.
13
Así, Sentencias emitidas dentro de los Procesos 1-Al-2001, p. 38, y 34-Al-01, p. 48, ya citados.
14
Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 23-IP-2012
de 23 de agosto de 2012, p. 6.
8
e
f
GACETA OFICIAL
07/03/2017
31 de 54
Miembros, siempre que no sean contrarios ni menoscaben el
ordenamiento comunitario.
2.
lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud
gráfica, ortográfica, fonética e ideológica. Reglas para realizar el
cotejo de signos
2.1. Se abordará el tema, en virtud de que en el proceso interno se debate el
posible riesgo de confusión o asociación entre el signo G (mixto), solicitado
por GUESS?, INC, y la marca GG (mixta), registrada a favor de GUCCIO
GUCCI S.P.A., sobre la base de la cual se formuló la oposición y,
posteriormente, se interpuso la demanda contenciosa administrativa.
2.2. En consecuencia, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión
486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente, la causal
de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente:
''Artículo 136.-No podrán registrarse como marcas aquellos signos
cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de
tercero, en particular cuando:
a)
sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente
solicitada para registro o registrada por un tercero, para los
mismos productos o servicios, o para productos o servicios
respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un
riesgo de confusión o de asociación;
(. . .)".
2.3. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que
sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad
por un tercero, porque en dichas condiciones carece de aptitud distintiva.
Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar
riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el
público consumidor 15.
a)
15
El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto. El
primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la
posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio
determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo
de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye
a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen
empresarial diferente al que realmente posee.
Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 325-IP-2015,
pp. 9-10.
9
GACETA OFICIAL
b)
07/03/2017
32 de 54
El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el
consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen
empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de
dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación
económica.
2.4. Al resolver la controversia, se deberá examinar si entre los signos
confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto
es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de
asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta
valoración que la similitud entre dos signos puede ser:
a)
Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos
en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros
elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia
en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también
en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de
determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos
confrontados 16.
b)
Ortográfica (gramatical): Se refiere a la semejanza de las letras
de los signos en conflicto desde el punto de vista de su
configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales,
la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o
las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales
pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea
más palpable u obvia 17.
c)
Gráfica (figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos
gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos
del dibujo o el concepto que evocan 18.
d)
Conceptual (ideológica): Se configura entre signos que evocan
una idea y/o valor idéntico y/o semejante 19.
2.5. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se debe
observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: 20
b
'
16
Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales expedidas dentro de los Procesos 15-IP2013, p. 5; y 519-IP-2015, p. 6.
17
lbíd.
18
Así, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 519-IP-2015, pp. 11-12.
19
lbíd.
20
Véase, por ejemplo, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 178-IP-2015, p.
8.
10
GACETA OFICIAL
07/03/2017
33 de 54
a)
La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos
que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada
uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta
su unidad fonética, ortográfica, gráfica y conceptual.
b)
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo;
esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es
procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor
difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará
en momentos diferentes.
c)
El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las
diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede
percibir el riesgo de confusión o asociación.
d)
Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del
consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo
el producto o servicio es percibido por el consumidor. El criterio del
consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que
estamos frente a productos que se dirigen a la población en
general.
2.6. En relación con esta última regla para el cotejo de marcas, relativa al
consumidor medio, es preciso indicar que se espera que este confiará
en la imagen imperfecta que conserva en la memoria21. Asimismo, se
entiende que este percibe la marca como un todo, sin detenerse a
examinar los diferentes detalles22. Adicionalmente, su nivel de atención
puede variar en función de la categoría de productos contemplada, sin
embargo, en general, se considera que se trata de un consumidor
normalmente informado y razonablemente atento23.
lj
1
21
Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas dentro del Proceso 129-IP2014, p. 12; Proceso 14-IP-2009, p. 6; Proceso 92-IP-2004, p. 6; las cuales toman como
referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas {TJCE) de 25 de
septiembre de 2002, asunto T-136/00.
22
Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 475-IP-2015 de
14 de julio de 2016, p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del TJCE de 12 de junio de
2007, OAMI c/ Shaker, asunto C-334/05 P, apartado 35; citada en la Sentencia del TJUE de 3
de mayo de 2016, Aranynektár Termékgyártó és Kereskedelmi KFT c/ Oficina de Propiedad
Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), asunto T-503/15, apartado 26.
23
Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 475-IP-2015 de
14 de julio de 2016, p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea {TJUE) de 23 de marzo de 2012, Sarilla c/ OHMI - Brauerei Schlosser {ALIXIR},
asunto T-157/10, apartado 18; citada en la Sentencia del TJUE de 28 de abril de 2016, Gervais
Danone c/ EUIPO - Mahou (B'lue), asunto T-803/14, apartado 18. Véase también la Sentencia
del TJCE de 6 de julio de 1995, caso "Mars", asunto C-470/93, apartado 24; citada en la
Sentencia del TJCE de 16 de septiembre de 1999, Estée Lauder Cosmetics c/ Lancaster Group,
asunto C-220/98, apartado 27. Véase asimismo la Sentencia del TJCE de 20 de mayo de 1992,
Comisión de las Comunidades Europeas c/ República Federal de Alemania, asunto C-290/90,
relativo a la interpretación de los Artículos 30 y 36 del Tratado CEE y al concepto de
"medicamento", en el cual el TJCE desestimó el recurso interpuesto por la Comisión, apartado
11
GACETA OFICIAL
07/03/2017
34 de 54
2.7. Finalmente, cabe precisar que un signo es idéntico a una marca
registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los
elementos que constituyen la marca; mientras que un signo será
semejante cuando, considerado en su conjunto, contenga diferencias tan
insignificantes que puedan pasar desapercibidas a los ojos de un
consumidor24.
2.8. Al respecto, el Tribunal advierte la prolijidad que se debe tener al momento
de analizar la confundibilidad entre dos signos, debiendo en un primer
momento determinar la existencia de sus identidad o similitud, y en un
segundo momento la correspondencia entre los productos o servicios que
cada uno distingue o pretende distinguir25. De tratarse de una simple
similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de contar
con fundamentos claros para denegar o conceder un registro. En cambio,
de existir dos signos idénticos en su composición pero que identifican
productos o servicios en clases distintas, como regla general, podrán ser
perfectamente registrables26.
2.9. En atención a las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al
analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en
conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse,
para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo
de confusión y/o de asociación.
3.
Comparación entre signos mixtas
3.1. El Tribunal analizará el presente tema en virtud de que, tanto el signo G
(mixto), solicitado por GUESS?, INC, como la marca opositora, GG
(mixta), registrada a favor de GUCCIO GUCCI S.P.A., son mixtas.
3.2. Si bien el elemento denominativo del signo mixto suele ser el
preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del
consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este
sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras
características que puedan causar un mayor impacto en el consumidor,
de acuerdo con las particularidades de cada caso.
u
11: "El Gobierno alemán considera que las soluciones controvertidas son asimismo
medicamentos por su presentación debido a la siguiente razón: dado que las soluciones deben
utilizarse cuando el ojo ya se encuentra afectado, el consumidor normalmente informado debe
deducir de ello que se trata de un producto con propiedades preventivas o curativas".
24
Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 316-IP-2015.
25
En ese sentido, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 512-IP-2014 de 15 de
julio de 2015.
26
Así, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 316-IP-2015, ya citado.
12
GACETA OFICIAL
07/03/2017
35 de 54
3.3. En consecuencia, una vez determinado cuál es el elemento
característico del signo mixto, se deberá tener en cuenta las siguientes
reglas para el cotejo entre los mismos:
3.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en
el otro no, en principio no habría riesgo de confusión27; salvo que
pueda suscitar una misma idea o concepto.
3.3.2. Si el elemento denominativo es preponderante en los dos
signos en conflicto, debe tener en cuenta para la comparación
de los signos figurativos, que en estos se pueden distinguir dos
elementos: 28
a)
El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo.
b)
El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la
mente de quien la observa.
c)
Los colores: si el signo solicitado reivindica colores
específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el
respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en
cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene,
puesto que este elemento podría generar capacidad de
diferenciación del signo solicitado a registro29.
Cabe precisar que el cotejo de dos signos figurativos deberá
atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la
confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el
concepto que evocan, teniendo en cuenta en todo caso que la parte
conceptual o ideológica suele prevalecer.
3.4. Si de la comparación resultare que el elemento característico del signo
mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión con el
signo denominativo y el cotejo deberá enfocarse en las gráficas
correspondientes.
3.5. En este caso, entre los signos G (mixto), solicitado por GUESS?, INC, y
la marca opositora, GG (mixta), al momento de comparar los signos se
deberá tener en cuenta que están conformados por un elemento
denominativo y uno gráfico, debiendo establecerse cuál es el
predominante.
27
Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 129-IP-2015
de 20 de julio de 2015, p. 1O.
28
Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 81-IP-2015 de 20
de julio de 2015, pp. 10-11.
29
Sobre esto se puede consultar la Interpretación Prejudicial 161-IP-2015 del 27 de octubre de 2015.
13
GACETA OFICIAL
07/03/2017
36 de 54
3.6. En el análisis de una marca mixta se deberá determinar qué elemento,
sea denominativo o gráfico, penetra con mayor profundidad en la mente
del consumidor. Así, la autoridad competente deberá determinar en el
caso concreto si el elemento denominativo de la marca mixta es el más
característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en
cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y
colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son
susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos
abstractos.30
3.7. En el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de
los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse
en los trazos del dibujo, en el concepto que evocan o en los colores que
contienen, así como en la disposición de los mismos en el conjunto
marcario, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o
ideológica suele prevalecer.
3.8. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el
elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder
al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios
señalados en los puntos precedentes.
3.9. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se
deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya
expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de
asociación que pudiera existir entre los signos en conflicto.
4.
Marcas conformadas por letras
4.1. En el presente caso, GUESS?, INC. solicitó el registro de un signo mixto
constituida por cuatro (4) letras "G" entrelazadas. En tal virtud, resulta
conveniente analizar el tema de las marcas constituidas por letras que
conforman el alfabeto del idioma español.
4.2. A este respecto, el Tribunal ha establecido que dos o más letras son
registrables como marcas salvo que sean descriptivas (lo cual incluye
abreviaciones o acrónimos), indicativas, genéricas, necesarias, usuales
o carentes de distintividad en su conjunto. El mismo criterio es aplicable
para combinaciones de números y letras31.
30
Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de
2016 y 418-IP-2015 de fecha 13 de junio de 2016.
31
En ese sentido, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 64-IP-2015 de 27 de
mayo de 2015, p. 7.
14
GACETA OFICIAL
07/03/2017
37 de 54
4.3. Como ejemplos de signos carentes de distintividad compuestos por
letras o números, es posible citar, entre otros, XL para designar
vestimenta, SOS para productos farmacéuticos, ABC para agendas o
directorios, SDK (software development kit) para cierto tipo de software
de programación, MP3 para reproductores de sonido, 4x4 para
camionetas, AAA para baterías o servicios de hospedaje, TB para discos
duros, M&A para servicios relacionados con fusiones y adquisiciones,
GPS para localizadores o sistemas de posicionamiento global, i7 para
computadoras, HD para monitores, GB para tarjetas de memoria, etc.
4.4. En suma, el carácter distintivo de un signo compuesto por letras deberá
analizarse de acuerdo al producto o servicio que se pretende distinguir.
En otras palabras, de ser arbitrario respecto al producto o servicio será
registrable; lo contrario ocurrirá si el signo resulta descriptivo, genérico o
de uso común en relación al respectivo producto o servicio.
4.5. En ese sentido, si un signo compuesto por letras es asociado con los
usos del comercio del producto o servicio que se pretende distinguir, su
aptitud distintiva será menor32. De igual manera, si dichas letras evocan,
próxima o estrechamente, alguna característica del producto o servicio
para el cual se solicita el registro, el carácter distintivo de este disminuirá.
4.6. Adicionalmente, la estilización también aumenta la aptitud distintiva de
signos conformados por letras o números, o combinaciones de estos. En
otras palabras, cuando la estilización sea tal que las letras o los números
son secundarios al diseño del signo en su conjunto y, en consecuencia,
a la percepción general del signo, el carácter distintivo de este será
mayor33.
4.7. Según lo establecido en el Artículo 134 literal d) de la Decisión 486
pueden constituir marcas las letras y los números. Sin embargo, resulta
imperativo que dichos signos cumplan con el requisito de la distintividad
contemplado en el Artículo 135 literal b) de la misma normativa. En
consecuencia, se deberá evaluar la aptitud distintiva del signo solicitado,
compuesto por letras, de conformidad con los criterios esbozados en la
presente interpretación prejudicial.
r,
'
'
5.
La marca notoriamente conocida y su prueba. lrregistrabilidad de
signos notoriamente conocidos por parte de terceros. Protección
de la marca notoriamente conocida en territorio extracomunitario
32
Véase, a título referencial e ilustrativo, las directrices de la lntellectual Property Office of New
Zealand (IPONZ), "Practice Guidelines. Absolute grounds distinctiveness. Section 18 ofthe Trade
Marks Act 2002", Capítulo 8, "Letters and Numerals", disponibles en web:
https://www.iponz.govt.nz/about-ip/trade-marks/practice-guidelines/current/absolute-grounds­
distinctiveness/#jumpto-8 002e-letters-and-numerals7.
33
lbíd.
'
15
GACETA OFICIAL
07/03/2017
38 de 54
5.1. En virtud de que en el proceso interno se discute el carácter notorio de
la marca GG (mixta), registrada a favor de GUCCIO GUCCI S.P.A., el
Tribunal estima conveniente concluir analizando el presente tema.
5.2. A este respecto, resulta pertinente tener en cuenta el Artículo 136 de la
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente
en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal h), cuyo tenor es el
siguiente:
"Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos
cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de
tercero, en particular cuando:
(. . .)
h)
constituyan una reproducción, imitación, traducción,
transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo
distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero,
cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se
aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar
un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con
sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del
prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de
su valor comercial o publicitario."
5.3. Como se advierte de la disposición citada, no es registrable un signo que
reproduzca, imite, traduzca, translitere o transcriba un signo
notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que
sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su
uso pueda causar un riesgo de confusión o de asociación,
aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilución de su fuerza
distintiva o de su valor comercial.
5.4. El Artículo 224 de la Decisión 486 entiende como signo distintivo
notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal por el
sector pertinente en cualquier País Miembro, independientemente de la
manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. El Artículo
228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán
tomar en cuenta para determinar la notoriedad de una marca.
,
-\
5.5. Adicionalmente, cabe señalar que la protección especial que se otorga
a la marca notoriamente conocida se extiende, en caso de haber riesgo
de confusión por similitud con un signo pendiente de registro, con
independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicios de
que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca
prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca
�
16
GACETA OFICIAL
07/03/2017
39 de 54
notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar
pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquella34 .
5.6. La notoriedad de una marca no se presume, debe ser probada por quien
alega esa condición35. Además, el reconocimiento de la notoriedad le
corresponde a la autoridad nacional competente, de conformidad con lo
establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486. En ese sentido, para
determinar si una marca es notoriamente conocida se deben tener en
cuenta los criterios establecidos de forma no taxativa en el artículo
previamente citado36 .
5.7. Resulta esencial que la autoridad nacional competente determine el
momento a partir del cual la marca notoriamente conocida tiene tal
calidad, ya sea que se trate de una impugnación sobre la base de la
marca notoria contra un registro o bien para hacer valer preferentemente
los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una
marca 37.
34
Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 107-IP-2015,
p. 15.
35
Véase, a modo referencial, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas dentro de los
Procesos 08-IP-95, p.18, 25-IP-2011, p. 15, y 107-IP-2015, p. 15.
36
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
"Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración
entre otros, los siguientes factores:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
})
k)
37
el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier
País Miembro;
la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier
País Miembro;
la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier
País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros
eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se
aplique;
el valor de toda inversión efectuada para promover/o, o para promover el establecimiento,
actividad, productos o servicios a los que se aplique;
las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya
notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el
que se pretende la protección;
el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;
el valor contable del signo como activo empresarial;
e/ volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del
signo en determinado territorio; o,
la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por
el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;
los aspectos del comercio internacional; o,
la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo
en el País Miembro o en el extranjero."
Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 66-IP-2015,
p. 17.
17
GACETA OFICIAL
07/03/2017
40 de 54
5.8. En relación con la protección de los signos notoriamente conocidos, al
resolver la presente controversia se debe tomar en cuenta los cuatro
riesgos de los que se les debe resguardar, de conformidad con los
Artículos 136 literal h) y 226 literales a), b), y c) de la Decisión 486: 38
a)
El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al
adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión
directa), o que piense que dicho producto tiene un origen
empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
b)
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor,
que, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen
empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de
dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación
económica.
c)
El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros
signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima
capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado
en el mercado, aunque se use para productos que no tengan
ningún grado de conexidad con los que ampara el signo
notoriamente conocido.
d)
El riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un
competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de
los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice
sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de
conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.
Protección de la marca notoriamente conocida en territorio
extracomunitario.
5.9. Uno de los cambios normativos implementados por la Decisión 486
consistió en establecer claramente el ámbito de protección de los signos
notoriamente conocidos. Por un lado, eliminó la referencia a la
notoriedad en el comercio subregional e internacional sujeto a
reciprocidad y, por otro, definió claramente el concepto de signo
notoriamente conocido39_
5.1O. De conformidad con lo anterior, bajo el régimen común contenido en la
Decisión 486, un signo calificará como notoriamente conocido si es
38
39
Véase, a modo referencial, las interpretaciones prejudiciales emitidas dentro de los Procesos 35IP-2008, pp. 15-16, y 386-IP-2015, pp. 20-21.
Véase, en ese sentido, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas dentro del
Proceso 87-IP-2013 de 5 de septiembre de 2013, pp. 31-32; el Proceso 30-IP-2014 de 10 de
septiembre de 2014, pp. 22-23; y el Proceso 67-IP-2015 de 13 de mayo de 2015, p. 15.
18
IJ
GACETA OFICIAL
07/03/2017
41 de 54
reconocido como tal en cualquiera de los Países Miembros. El Artículo
224 debe leerse de forma sistemática con el 136 literal h), acarreando
las siguientes consecuencias: 40
a)
En el régimen comunitario andino se salvaguarda a los signos que
sean notoriamente conocidos en cualquiera de los Países
Miembros, frente a una solicitud de registro de la marca también en
cualquiera de los Países Miembros, de un signo que sea
susceptible de generar riesgo de confusión, asociación, dilución y
uso parasitario.
b)
No se protege a los signos notoriamente conocidos en países
extracomunitarios cuando simplemente se argumente su
notoriedad. Sin embargo, no se negará la calidad de notorio de un
signo por el solo hecho que no se encuentre registrado o en trámite
en el País Miembro o en el extranjero41.
5.11. No obstante, lo anterior el régimen común de propiedad industrial, bajo
el principio básico de la buena fe, no tolera situaciones que pongan en
peligro la transparencia en el mercado y la lealtad comercial. Por lo tanto,
la protección de los signos notoriamente conocidos extracomunitarios es
posible, de configurarse actos de competencia desleal por confusión con
una marca notoriamente conocida y por aprovechamiento de la
reputación ajena (parasitismo), de conformidad con lo establecido en el
Artículo 225 de la Decisión 48642; así como cualquier otra circunstancia
que permita inferir la mala fe al solicitar el registro en relación a la marca
notoriamente conocida en territorio extracomunitario, de conformidad
con los Artículo 137, 172 y 225 de la Decisión 486.
5.12. De conformidad con los criterios señalados precedentemente, se deberá
determinar el carácter notorio de la marca GG (mixta), registrada a favor
de GUCCIO GUCCI S.P.A., al momento de la presentación de la solicitud
de registro de la marca G (mixta) por parte de GUESS?, INC.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la
40
lbíd.
41
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
"Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que:
a)
no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero;
( .. .)".
42
Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales expedidas dentro del Proceso 67-IP-2015,
pp. 16 y ss.; 30-IP-2014, pp. 24 y ss.; y el Proceso 87-IP-2013, pp. 33 y ss., ya citados.
19
07/03/2017
GACETA OFICIAL
42 de 54
Corte Consultante al resolver el proceso interno 1037-2014, la que deberá
adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en
el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su
Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que
participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo
del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.
Í\
/ i
�.ll
/•
"/ //
i /.1
1 .:'.!
J 1
i
/�&���
�fl1i��� erc�f(-L__.>
/\11.;
Cecilia LWs'/Ayllón Quinteros
MAGISTRADA
ST�DA
/
v
/
\
\
Hugo Ramiro Góme pac
MAGISTRADO
--- - ---....
De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la
presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
/
\
A
/
\
",
6-ustav �arcíajo
SECRETARIO
(._ �-
�/
(:¿ -�
��---
Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente
Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para
su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
20
GACETA OFICIAL
07/03/2017
43 de 54
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
Quito, 21 de septiembre de 2016
Proceso
183-1P-2016
Asunto
Interpretación Prejudicial
Consultante
Sala de Derecho Constitucional y Social
Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la
República del Perú
Expediente interno
del Consultante
84-2015
Referencia
REX
GENERATOR
involucradas
Marcas
(denominativa) y PLASTICOS REX (mixta)
Magistrado Ponente
Hugo Ramiro Gómez Apac
VISTOS
El Oficio 091-2016-SDCSP-C/PJ del 6 de abril de 2016, recibido vía courrier el
2 de mayo de 2016, mediante el cual la Sala de Derecho Constitucional y
Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú
solicita Interpretación Prejudicial del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión
486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso
Interno 84-2015; y,
El Auto del 25 de julio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite
la presente Interpretación Prejudicial.
'·
A.
ANTECEDENTES
1.
Partes en el Proceso Interno:
Demandante
THE CARTOON NETWORK INC.
1
¡;
(
07/03/2017
GACETA OFICIAL
2.
44 de 54
Demandados
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y
de la Protección de la Propiedad Intelectual
Tercero interesado:
XIMESA S.R.L.
Hechos relevantes:
2.1. El 16 de junio de 201O, The Cartoon Network, lnc. (en adelante, Cartoon
Network) solicitó ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia
y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, el lndecopi) el
registro de la marca GENERATOR REX (denominativa) 1 para distinguir
productos de la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza.2
2.2. Mediante Resolución 16590-2010/DSD-INDECOPI del 22 de octubre de
2010, la Dirección de Signos Distintivos del lndecopi denegó de oficio el
registro del signo solicitado al considerarlo confundible con la marca
PLASTICOS REX (mixta) previamente registrada a favor de XIMESA
S.R.L. (en adelante, XIMESA) con Certificado 109977 que distingue
productos de la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza3 .
Expediente administrativo 424146-201 O.
Clase 21: Utensilios y recipientes para el menaje y la cocina, peines; cepillos; en particular, cepillos
para el cabello, cepillos de dientes, cepillos para ropa; esponjas; artículos para propósitos de
limpieza, escobas, recogedores, franelas para limpiar, trapos para limpiar, bañeras portátiles para
bebes, lavatorios, jaulas para animales de compañía; lechos higiénicos para animales, campanillas
de viento; jarrones; regaderas; tiestos para flores; calzadores para zapatos; abrebotellas; tazones,
tazas, cubiletes, tazones con tapa, vasos, vasos rectos; saleros y pimenteros, tarros,
posacucharas, reposa-platos, posavasos, bandejas, servilleteros, cucharas de servir, enfriadores
de bebidas, recipientes para agua y bebidas, baldes, cubos para conservar el hielo, cubiertas,
sujeta botellas, contenedores y botellas aislantes, tazas de papel y plástico, platos, tarros para
galletas, ollas, tazas para beber para infantes, alcancías no metálicas; artículos decorativos y
objetos de arte hechos de vidrio, porcelana o loza; letreros hechos de vidrio o porcelana; perillas,
manijas, tiradores y ganchos de porcelana; guantes para uso doméstico; escobillas para prendas
de vestir y escobillas para zapatos; artículos de vidrio, cerámica o loza no comprendidos en otras
clases, en particular cristalería para bebidas, jarros de café, jarros, tarros, tazones, platos,
posavasos, tazas de café y tazas; sets que consisten en tacitas y platillos para café; sets para
azúcar y cremeras; tazas para infantes; estatuillas de cerámica, vidrio y porcelana; cafeteras no
eléctricas que no sean de metales preciosos; papeleras; baldes plásticos; repisas para artículos de
tocador para la ducha; cajas y/o recipientes para té; moldes para tortas; espátulas para uso
doméstico y cubiertos para servir tortas; cantimploras; cubetas para espumante; posavasos de
plástico, mezcladores manuales para cóctel; recipientes calorífugos par comidas y bebidas;
sacabocados (utensilios de cocina), sacacorchos; utensilios para coger choclos; botellas de
plástico vendidas vacías; botellas aislantes; decantadores; bidones; guantes de jardinería; guantes
de goma de uso doméstico; vajilla, en particular platos y tazas de papel, utensilios de cocina, en
particular, rodillos de pastelería, espátulas, utensilios para girar, varillas, y recipientes para la
cocina, jaboneras, recipientes domésticos para comidas y cajas para piscolabis; tazas y platos de
plástico.
Clase 21: Artículos de plásticos en general para el hogar, comprendidas en el rubro de mensajería
para la cocina, para los baños, para los dormitorios tales como lavatorios, tinas, bateas, bacines,
tapers, baldes comerciales con o sin tapa, envases diversos, porta cubiertos, porta vajillas,
coladores, hervidores, matamoscas, Jarras con o sin tapa, porta huevos, vasos, platos, porta vasos,
mantequilleras, azucareros, bandejas, azafates, ralladores, servilletero, condimenteros,
cucharones, jaboneras, hileras, tachos, papeleras, recogedor de basura, escurridores de vasos,
reposteros con o sin tapa, tazones, paneras, artículos para la industria en general como baldes, y
tachos industriales.
2
GACETA OFICIAL
07/03/2017
45 de 54
PLASTICOS
2.3. El 16 de noviembre de 201O Cartoon Network interpuso recurso de
apelación contra la Resolución 16590-2010/DSD-INDECOPI.
2.4. Por Resolución 1602-2011/TPI-INDECOPI del 27 de julio de 2011, la Sala
Especializada en Propiedad Intelectual del lndecopi resolvió el recurso de
apelación interpuesto confirmando la decisión contenida en la Resolución
16590-2010/DSD-INDECOPI.
2.5. El 2 de noviembre de 2011, Cartoon Network presentó demanda
contencioso administrativa contra las resoluciones administrativas antes
mencionadas.
2.6. Mediante sentencia del 27 de agosto de 2012, el Décimo Juzgado
Permanente Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte
Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda.
2.7. El 18 de setiembre de 2012, Cartoon Network interpuso recurso de
apelación contra la sentencia emitida por el Décimo Juzgado Permanente
Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de
Justicia de Lima.
2.8. Mediante sentencia del 27 de enero de 2014 la Cuarta Sala Especializada
en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima
revocó la sentencia apelada, reformándola y en consecuencia declaró:
a)
Nula la Resolución 1602-2011/TPI-INDECOPI que denegó el
registro de la marca GENERATOR REX (denominativa).
b)
Ordenó que el lndecopi conceda a favor de Cartoon Network la
marca GENERATOR REX (denominativa) para distinguir productos
de la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza.
2.9. El 15 de octubre de 2014 el lndecopi interpuso recurso de casación contra
la sentencia emitida por la Cuarta Sala Especializada en lo Contencioso
Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima.
2.1O. El 1 de octubre de 2015 la Sala de Derecho Constitucional y Social
permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República declaró
procedente el recurso de casación interpuesto, y dispuso que se remitan
copias certificadas de los actuados al Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina a efectos de que emita un informe.
3
l
b
GACETA OFICIAL
3.
07/03/2017
46 de 54
Argumentos de la demanda de Cartoon Network:
3.1. El hecho que no se hayan presentado oposiciones demuestra que no
existe ningún tercero que sienta afectados sus derechos.
3.2. No existe posibilidad de confusión entre los signos ya que el signo
solicitado incluye en su conformación la denominación GENERATOR, la
cual es relevante.
3.3. El hecho que ambos signos coincidan en algunos de sus elementos no
determina que sean semejantes.
3.4. Los signos presentan elementos distintivos que apreciados en su conjunto
generan un impacto visual distinto.
3.5. A nivel fonético los signos en conflicto generan un impacto auditivo
distinto.
3.6. Los signos que distinguen los mismos productos pueden acceder a
registro si guardan diferencias que descarten la posibilidad de riesgo de
confusión.
3.7. Los signos presentan diferente fisonomía ya que en el signo solicitado el
término que más destaca debido a su dimensión y ubicación es la
denominación GENERATOR.
3.8. La marca PLASTICOS REX (mixta) presenta un elemento figurativo y un
componente denominativo compuesto por los términos PLASTICOS y
REX.
3.9. La marca base de la denegatoria presenta una escritura característica y
elementos cromáticos adicionales.
4.
Argumentos de la contestación del lndecopi:
4.1. El signo solicitado GENERATOR REX (denominativo) pretende distinguir
algunos de los productos que distingue la marca registrada.
4.2. La denominación relevante en la marca registrada es REX, toda vez que
el término PLASTICO es descriptivo de los productos a los cuales se
aplica. 4
Cabe señalar que como la controversia radica en la semejanza de los signos por la inclusión del
término REX, y no se discute el carácter descriptivo del término PLASTICO, que conforma a la
marca previamente registrada, no se desarrollará el tema de registrabilidad de signos compuestos
por palabras descriptivas
4
GACETA OFICIAL
07/03/2017
47 de 54
4.3. El público consumidor incurrirá en confusión respecto al origen
empresarial de los productos, ya que ambos signos comparten el término
REX.
4.4. La presencia de la denominación GENERATOR en el signo solicitado no
es suficiente para diferenciarlo de la marca registrada.
4.5. El termino REX tiene carácter de fantasía.
4.6. El termino REX no forma parte de otras marcas registradas en la Clase 21
de la Clasificación Internacional de Niza.
5.
Argumentos del tercero interesado, XIMESA:
No obra en el expediente la contestación de XIMESA.
B.
NORMA A SER INTERPRETADA
1.
La Corte consultante solicitó la interpretación prejudicial del Literal a) del
Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina5 .
Procede la interpretación de dicha disposición por ser materia de
controversia.
C.
TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN
1.
lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión
directa. indirecta y de asociación. Similitud fonética, ortográfica,
conceptual y figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos.
Expresiones de fantasía utilizadas en la conformación de un signo
distintivo.
Comparación entre una marca denominativa compuesta y una marca
mixta.
2.
3.
D.
ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN
1.
lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de
confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud fonética,
5
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina."Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio
afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada
por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de
los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(. . .)"
5
GACETA OFICIAL
07/03/2017
48 de 54
ortográfica, conceptual y figurativa. Reglas para realizar el cotejo de
signos distintivos
1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo GENERATOR
REX (denominativo) y la marca PLASTICOS REX (mixta) son
confundibles o no, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión
486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal
de irregistrabilidad prevista en su Literal a), cuyo tenor es el siguiente:
"Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo
uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en
particular cuando:
a)
sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada
para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos
o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el
uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de
asociación;
(. . .)"
1.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que
sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad
por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva.
Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar
riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el
público consumidor. 6
a)
El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto. El
primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad
de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado,
crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión
indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho
producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen
empresarial diferente al que realmente posee.
b)
El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el
consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen
empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de
dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación
económica.
1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o
semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de
confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor.
Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 691-IP-2015 de fecha 21 de julio de
2016, 648-IP-2015 y 668-IP-2015 de fecha 25 de julio de 2016.
6
\
GACETA OFICIAL
07/03/2017
49 de 54
1.4. Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin
modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la
marca.
1.5. Un signo es semejante cuando, considerando en su conjunto, contiene
diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos
de un consumidor; teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud
entre dos signos puede ser: 7
a)
Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en
conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros
elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en
las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en
cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si
existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.
b)
Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en
conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es,
tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las
palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones
comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en
mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia.
c)
Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan
una idea y/o valor idéntico y/o semejante.
d)
Gráfica (o figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos
gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del
dibujo o el concepto que evocan.
1.6. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto se deberá
observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: 8
a)
La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos
que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada
uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta
su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o
ideológica.
b)
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo;
esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es
procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor
difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará
en momentos diferentes.
Ibídem.
8
Ibídem.
7
GACETA OFICIAL
07/03/2017
50 de 54
c)
El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las
diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir
el riesgo de confusión o asociación.
d)
Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del
consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el
producto o servicio es percibido por el consumidor. El criterio del
consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que
estamos frente a productos que se dirigen a la población en general.
1.7. Conforme las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso
concreto se deberá determinar las similitudes de los signos en conflicto
desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de
esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de
confusión y/o de asociación.
2.
Expresiones de fantasía utilizadas en la conformación de un signo
distintivo
2.1. El lndecopi sostiene que el termino REX es de fantasía, por lo que es
pertinente abordar el tema planteado.
2.2. Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus
autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que
pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado
propio no evocan los productos que distinguen, ni ninguna de sus
propiedades. 9
2.3. Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad
y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición
en relación con las marcas idénticas o semejantes.
2.4. En ese sentido, se deberá establecer si el término REX que conforma al
signo solicitado GENERATOR REX (denominativo) es de fantasía, para,
posteriormente, hacer un adecuado análisis de confundibilidad en relación
con la marca registrada PLASTICOS REX (mixta).
3.
Comparación entre una marca denominativa compuesta y una marca
mixta
3.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo
solicitado GENERATOR REX (denominativo) y la marca PLASTICOS
REX (mixta), es necesario que se verifique la comparación entre ambos
teniendo en cuenta que están conformados por elemento denominativos,
por un lado, y por elementos denominativos y gráficos, por el otro. Los
denominativos están representados por una o más palabras
De modo referencial, ver Proceso 91-IP-2016, de fecha 18 de agosto de 2016, p. 13.
8
GACETA OFICIAL
07/03/2017
51 de 54
pronunciables dotadas o no de un significado conceptual. Los figurativos
por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden
adoptar varias formas, como emblemas, logotipos, íconos, etc.
3.2. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos
mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor,
puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico,
ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan
causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las
particularidades de cada caso. 1 º
3.3. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas
y mixtas, se debe constatar que se haya identificado, cuál de los
elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor,
si el denominativo o el gráfico, teniendo en cuenta lo siguiente.
a)
Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta
predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría
lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir
pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una
misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de
confusión.
b)
Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá
realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el
cotejo de signos denominativos: 11
(i)
Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin
descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante
tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que
poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que
esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el
mercado.
(ii)
Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a
comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy
difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser
evidente.
(iii)
Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se
encuentran en el mismo orden asumirán una importancia
decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.
10
Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016.
11
Ibídem.
9
GACETA OFICIAL
(iv)
07/03/2017
52 de 54
Se debe determinar el elemento que impacta de una manera
más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría
cómo es captada la marca en el mercado.
3.4. Como el elemento denominativo en los signos compuestos generalmente
está integrado por dos o más palabras 12 , para realizar un adecuado cotejo
se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen
y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca, en
cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros 13 :
a)
Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La
primera palabra genera más poder de recordación en el público
consumidor.
b)
Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la
extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general
tienen mayor impacto en la mente del consumidor.
c)
Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la
sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la
palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del
consumidor.
d)
Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los
productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la
proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que
ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la
palabra débil no tendría relevancia en el conjunto.
e)
Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las
palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir
del cotejo de marcas.
f)
Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta
otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es
una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la
palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca
derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas,
tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación
que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar
la relevancia en el conjunto.
3.5. En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, se
deberá realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con
12
Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos
que se componen de dos o más palabras.
13
Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-IP-2015 de fecha 1 O de junio de 2016.
10
GACETA OFICIAL
07/03/2017
53 de 54
el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asoc1ac1on que pudiera
existir o no entre el signo solicitado GENERATOR REX (denominativo) y
la marca PLASTICOS REX (mixta). Para su análisis, se deberá tener en
cuenta las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto,
pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
Asimismo, se deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder
de recordación en el público consumidor.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja
consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte
consultante al resolver el proceso interno 84-2015, la que deberá adoptarla al
emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35
del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en
concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que
participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo
del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.
[ll � b
Cecilia Luisa Ayll�eros
MAGISTRADA
Hugo Ramiro Gómez Apac
MAGISTRADO
De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la
presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (E) y el Secretario.
11
07/03/2017
GACETA OFICIAL
Oj(
�-<
Cecilia Luisa AyHórÍ Quinteros
PRESIDENTA (E)
54 de 54
---,,\
/ I
I
1:n.. ·/ ,,¡".
1
1
.
l/ 11!: jlf/1
I .fl
I
1
/
!
��/G_a_rcía t rito
SECRETARIO
Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación
Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación
en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
12