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Año XXXIV – Número 2938
Lima, 6 de marzo de 2017
SUMARIO
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
Pág.
PROCESO 97-IP-2016
Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección
Primera del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, de la República de
Colombia. Expediente interno del Consultante: 200800138-01. Referencia: Transporte internacional de
mercancías por carretera..... .................................................... 2
PROCESO 105-IP-2016
Interpretación Prejudicial. Consultante: Tribunal
Distrital de lo Contencioso Administrativo N° 1 de
Quito de la República de Ecuador. Expediente interno
del Consultante: 17811-2013-4691. Referencia:
Marcas involucradas COCINA FAMILIA ULTRA
(denominativa) y FAMILIA (denominativa).............................. 22
PROCESO 110-IP-2016
Interpretación
Prejudicial.
Consultante:
Sala
Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y
Administrativa Primera del Tribunal Supremo de
Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia.
Expediente interno del Consultante: 082/2015-CA.
Referencia: Marca involucrada PIL CALCIFEM
(mixta) y supuesto Derecho de Autor sobre la imagen
y apariencia de los productos DENSIA y CALCI +..... ........... 42
Para nosotros la Patria es América
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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
Quito, 22 de septiembre de 2016
Proceso:
97-IP-2016
Asunto:
Interpretación Prejudicial
Consultante:
Sección Primera del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, de la República de
Colombia
Expediente interno
del Consultante:
2008-00138-01
Referencia:
Transporte internacional de mercancías por carretera
Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
VISTOS:
El Oficio 0574 recibido el 18 de febrero de 2016, mediante el cual la Sección
Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
de la República de Colombia solicita interpretación prejudicial de los artículos
4, 7, 19, 22, 169 y 177 de la Decisión 399 de la Comisión del Acuerdo de
Cartagena y los artículos 2, 3, 7, 8, 1O, 19, 54, 56, 57, 67 y 72 de la Decisión
617 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso
Interno 2008-00138-01; y,
El Auto de 9 de septiembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a
trámite la presente interpretación prejudicial.
A.
ANTECEDENTES
1.
Partes en el Proceso Interno:
Demandante: COOPERATIVA SURAMERICANA DE TRANSPORTES
- SUTRANSCOOP.
1
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Demandados: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN
DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
DIRECCIÓN
SECCIONAL
DE
ADUANAS
E
IMPUESTOS DE MAICAO.
2.
Hechos Relevantes
2.1. El 15 de marzo de 2008, según documento de transporte SMLU
CAR040A08847, AMERICA ZONA LIBRE S.A., con domicilio en la Zona
Libre de Colón (Panamá), remitió a COMERCIALIZADORA DE
PRODUCTOS Y MATERIALES IMPORT & EXPORT C.A. CPM Y/0
COOPERATIVA SURAMERICANA DE TRANSPORTE (en adelante,
SUTRANSCOOP), mercancía en tránsito internacional 1 , con destino final
Maracaibo, Estado de Zulia, República Bolivariana de Venezuela.
2.2. El 17 de marzo de 2008, según Declaración 0118, la Administración
Especial de Aduanas de Cartagena, como Aduana de Partida, autorizó
el Tránsito Aduanero Internacional, previa presentación del Manifiesto
de carga Internacional (MCI) 13846 y de la Carta de Porte Internacional
de Carretera (CPIC) 11043, conforme exigen los artículos 19 y 22 de la
Decisión 399.
2.3. El 30 de marzo de 2008, la División de Fiscalización de la Administración
de Aduanas de Maicao levantó acta de inspección aduanera de la
mercadería contenida en la unidad de carga SMLU80666-0,
transportada en vehículo habilitado, según certificación de idoneidad CI­
C0.229-05 expedida por el Ministerio de Transporte, colocando la
mercancía en custodia en cantidad de 11043 bultos en el DEPÓSITO
ALMAGRARIO S.A.
2.4. El 17 de abril de 2008, funcionarios de la División de Fiscalización
Aduanera de la Administración local de Aduanas de Maicao, sometieron
la mercancía contenida en la Unidad de Carga SMLU84999-1 a medida
precautelar de aprehensión según Acta de aprehensión 0159 de 14 de
abril de 2008, soportando su decisión en los numerales 1.22 y 3.43 del
Artículo 502 del Decreto 2685 de 1999.
Camisas, pantalones, suéteres, carlinas, sábanas, bóxer. pañoletas. pijamas, medias, conjuntas
panty, brasier, balsas, top dama, faldas, material publicitario.
2
1.2. Cuando el ingreso de mercancías se realice por lugares no habilitados por la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales, salvo que se configure el arribo forzoso legitimo a que se
refiere el articulo 1541 del Código de Comercio.
(... )
3.4. En el régimen de tránsito.
Cuando durante la ejecución de una operación de tránsito aduanero se encuentren mercancfas
que hubieren obtenido la autorización del régimen de tránsito aduanero, a pesar de estar
sometida a las restricciones de que trata el Articulo 358 del presente decreto."
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2.5. El Acta de Aprehensión 0159 de 17 de abril de 2008, fue notificada el 18
de abril de 2008.
2.6. Dentro del término legal, SUTRANSCOOP presentó escrito de objeción
al Acta de Aprehensión 0159.
2.7. El 28 de mayo de 2008, mediante Resolución 39-070-0636-0053, la
Divisfon de Fiscalización Aduanera de la Administración Nacional de
Maicao (República de Colombia) dispuso decomiso la mercancía
aprehendida a SUTRANSCOOP, en su calidad de tenedor.
2.8. Dentro del término legal, SUTRANSCOOP interpuso recurso de
reconsideración, ante la División de Recurso Físicos y Financieros de la
Administración Local Maicao (República de Colombia) hoy División de
Gestión Administrativa y Financiera, solicitando la revocatoria de la
Resolución 39-070-0636-0053.
2.9. El 26 de diciembre de 2008, mediante Resolución 1-39-201-601-20080007, la Dirección Secciona! de Impuestos y Aduanas de Maicao
(República de Colombia} confirmó en su integridad la Resolución 39070-0636-0053.
2.1O. SUTRANSCOOP interpuso ante el Tribunal Administrativo de la Guajira
acción de nulidad y restablecimiento de derecho contra las Resoluciones
1-39-201-601-2008-0007 y 39-070-0636-0053.
2.11. El 30 de noviembre de 2011, el Tribunal Contencioso Administrativo de
la Guajira declaró infundada la demanda interpuesta.
2.12. SUTRANSCOOP interpuso recurso de apelación contra la sentencia de
30 de noviembre de 2011, recurso que fue admitido a trámite el 31 de
enero de 2012.
2.13. El 19 de agosto de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso
Administrativa del Consejo de Estado de la República de Colombia
resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la
interpretación prejudicial de los los artículos 4, 7, 19, 22, 169 y 177 de la
Decisión 399 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y los artículos 2,
3, 7, 8, 10, 19, 54, 56, 57, 67 y 72 de la Decisión 617 de la Comisión de
la Comunidad Andina.
3.
Argumentos de la Demanda presentada por SUTRANSCOOP:
3.1. La causal de aprehensión y posterior decomiso referida en el numeral
1.2. del Artículo 502 del Decreto 2685 se aplica exclusivamente para el
Régimen de Importación, mientras que sus mercancías ingresaron bajo
un Régimen de Tránsito Aduanero Internacional (comunitario}.
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3.2. Considerando que la mercadería no iba a someterse a importación a
territorio aduanero nacional, sino en calidad de tránsito aduanero
internacional, el Régimen de Tránsito Aduanero Internacional se rige por
normas de alcance supranacional, tales como la Decisión 399, siendo
por tanto inaplicables las disposiciones contenidas en el Decreto 2685.
3.3. Afirma que cumplió con las exigencias determinadas en el artículo 22 de
la Decisión 399, es decir, presentó ante la autoridad de aduana la Carta
de Porte Internacional por Carretera (CPIC) y el Manifiesto de Carga
Internacional (MCI), documentos requeridos para que una mercadería se
transporte internacionalmente por carretera.
3.4. Cuando arribó la mercadería a puerto colombiano (Cartagena) de
acuerdo con el documento de transporte (B/L) en este se consignó como
destino final Maracaibo, Estado de Zulia, Venezuela, por lo que la
operación estaba sujeta a lo dispuesto en el Artículo 205 de la Decisión
399 que determina que: "El transporte internacional de mercancías por
carretera es reconocido por los Países Miembros como un servicio de
exportación".
3.5. La autoridad por vía de analogía aplicó el articulo 54 la Decisión 617
para considerar que el régimen a aplicar era el aduanero nacional y así
poder emplear el Decreto 2685 y así sancionar a SUTRANSCOOP.
3.6. Respecto a la aplicación de la Decisión 617, resalta que en ningún
momento el objeto de la operación era la nacionalización de la
mercancía, en el lugar de arribo que sería Cartagena, como lo hace
pensar la autoridad de Maicao.
3.7. En aplicación del artículo 3 de la Decisión 617, así Venezuela no sea
parte de la Comunidad Andina, era viable realizar la operación de tránsito
aduanero comunitario, ya que, si bien se retiró en el año 2006, cesan sus
derechos y obligaciones derivados de su condición de País Miembro,
con excepción de las ventajas recibidas y otorgadas de conformidad con
el programa de liberación de la subregión, por un plazo de cinco años.
3.8. La Administración de Aduanas de Maicao al realizar la aprehensión de
su mercancía, desconoció los acuerdos y convenios internacionales y
bilaterales de transporte suscritos por Colombia y Venezuela, toda vez
que limitó de manera infundada la circulación de los medios de
transporte y unidades de carga respectiva, creando perjuicios a la
empresa.
3.9. La mercancía en cuestión, no se encuentra catalogada como prohibida
de importación, y si bien, la República de Colombia contempla una
restricción, a la presente fecha no ha comunicado a la Comunidad
Andina de la misma, por lo que no se puede aplicar dicha prohibición.
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4.
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Argumentos de la Contestación por parte de la Unidad
Administrativa Especial, Dirección Secciona! de Impuestos y
Aduanas de Riohacha:
4.1. Que sus actuaciones fueron plenamente sujetas al ordenamiento legal,
en particular a lo determinado en la constitución y la ley nacional.
4.2. Las mercancías clasificables en los capítulos 61 y 63 por tratarse de
sábanas, camisas, juegos de cortinas, suéteres, blusas, pantalones de
tela, brasiers, etc. no podían ingresar por la jurisdicción de la
administración de aduanas de Cartagena, por estar restringido el ingreso
de estas mercancías por dicha aduana y mucho menos podía ser objeto
de una operación de tránsito aduanero como acaecía en este caso.
4.3. Las mercancías decomisadas se encuentran ubicadas en las
subpartidas, las cuales son de prohibido ingreso por puerto diferente al
de Barranquilla cuando lo correcto es el ingreso por vía marítima, es
decir, este tipo de mercancías no podía ingresar por Cartagena, de
acuerdo con lo establecido en la Resolución 7373 de 22 de junio de 2007
y la Resolución 16100 del 27 de diciembre de 2007 que amplía su
vigencia.
4.4. Que las mercancías se aprehendieron en aplicación de las causales
establecidas en el numeral 1.2 y 3.4 del Artículo 502 del Decreto 2685
toda vez que ingresaron por un lugar no habilitado.
4.5. Los términos y procedimientos que se siguieron fueron los exigidos por
el ordenamiento legal nacional.
B.
NORMAS A SER INTERPRETADAS
1.
El Tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial de los
artículos 4, 7, 19, 22, 169 y 177 de la Decisión 3994 de la Comisión del
4
Decisión 399 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
"Art. 4.- Los Países Miembros acuerdan homologar las autorizaciones y /os documentos de
transporte y eliminar toda medida restrictiva que afecte o pueda afectar las operaciones de
transporte internacional".
( ...)
"Art. 7.- Para el transporte internacional de mercancías por carretera, se establecen los
siguientes tráficos:
a) Entre dos Países Miembros limftrofes;
b) Entre dos Países Miembros, con tránsito por uno o más Palses Miembros;
e) Desde un País Miembro hacia un tercer pafs, con tránsito por uno o más Países Miembros
distintos del pafs donde se inicia el transporte;
d) Desde un tercer país hacia un Pafs Miembro, con tránsito por uno o más Palses Miembros
distintos del país donde tennina el transporte; y,
e) En tránsito a través de dos o más Países Miembros desde y hacia terceros palses.
En los tráficos señalados en los literales e), d) y e) son aplicables las disposiciones de la presente
Decisión y sus nonnas complementarias, sólo durante el recorrido por los Pafses Miembros"..
( ...)
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Acuerdo de Cartagena y los artículos 2, 3, 7, 8, 10, 19, 54, 56, 57, 67 y
72 de la Decisión 6175 de la Comisión de la Comunidad Andina.
"Art. 19.- El transportista interesado en efectuar transporte internacional, deberá obtener el
Certificado de Idoneidad y el Penniso de Prestación de Servicios.
Además, deberá obtener Certificado de Habilitación para cada uno de los camiones o
tractocamiones y registrar éstos y las unidades de carga a utilizar, que confonnan su nota.
El servicio de transporte internacional será prestado sólo cuando se cumpla con lo establecido
en este Capítulo".
(. . .)
"Articulo 22.- Toda mercancía que se transporte internacionalmente por carretera deberá estar
amparada por una CPIC y un MCI. Tales documentos serán presentados ante las autoridades
de aduana que deban intervenir en el control de la operación, para su trámite respectivo,
pudiendo hacerlo antes de la llegada del vehículo habilitado con las mercanclas.
Cuando esté sujeta al régimen de tránsito aduanero internacional, dicha mercancfa deberá estar
amparada con una DTAI."
(... )
"Articulo 169.- Los Países Miembros conceden en sus respectivos territorios libertad para las
operaciones de tránsito aduanero internacional que efectúen los transportistas autorizados en
vehfculos habilitados y unidades de carga, debidamente registrados.·
(
... )
"Articulo 177.- Las autoridades de aduana, en sus métodos de verificación y control, aplicarán
las medidas que afecten lo menos posible la nuidez del comercio internacional.�
s
Decisión 617 de la Comisión de fa Comunidad Andina. "Artículo 2.- Las mercancfas transportadas bajo el régimen de tránsito aduanero comunitario
serán admitidas en el territorio aduanero nacional de los Palses Miembros con suspensión del
pago de los derechos e impuestos y recargos eventualmente exigibles, mientras pennanezcan
bajo este mismo régimen·.
"Articulo 3.- Las disposiciones de la presente Decisión regirán para las operaciones de tránsito
de mercancías. medios de transporte y unidades de carga que utilizando uno o más modos de
transporte, se realicen al amparo del régimen de Tránsito Aduanero Comunitario:
a) Desde una aduana de parlida de un País Miembro hasta una aduana de destino de otro País
Miembro;
b) Desde una aduana de partida de un País Miembro con destino a un tercer país, en tránsito
por uno o más Países Miembros distintos del de la aduana de partida;
c) Desde una aduana de partida hasta una aduana de destino ubicadas en el mismo Pais
Miembro, siempre que se transite por el territorio de otro País Miembro;
El régimen de tránsito aduanero comunitario podrá aplicarse a los tránsitos de mercancias,
medios de transporte y unidades de carga que utilicen el territorio aduanero de un país tercero
cuando:
a} esté prevista esta posibilidad en un acuerdo bilateral o multilateral suscrito por las partes; y
b) el paso a través del tercer pafs se efectúe al amparo de un documento de transporte expedido
ª
en el territorio aduanero comunítario .
"Artículo 7.- Los Palses Miembros. con arreglo a los procedimientos establecidos en la
presente Decisión, pennitirán la cin:ulación al amparo del régimen de tránsito aduanero
comunitario de: (... )
2.
2. 1
2.2
Men:ancfas No Comunitarias
Desde una aduana de parlida de un País Miembro hasta una aduana de destino de otro
País Miembro, en tránsito por uno o más Paises Miembros distintos del País Miembro
de partida.
Desde una aduana de partida de un Pais Miembro con destino a un ten:erpals, en tránsito
por uno o más Países Miembros distintos del País Miembro de parlida. (...)"
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"Articulo 8.- Las Aduanas de los Países Miembros pennitirán la libre circulación de los medios
de transporte y unidades de carga, con arreglo a las disposiciones establecidas en el
ordenamiento jurídico comunitario y los Convenios Internacionales y Convenios Bilaterales de
transporte suscritos por los Palses Miembros que sean compatibles con el primero."
(. ..)
"Articulo 10.- No podrán ser objeto de tránsito aduanero comunitario las mercancías cuya
importación esté prohibida expresamente en el ordenamiento jurídico comunitario; o cuya
prohibición por razones de moralidad, seguridad o protección de fa vida y salud de personas,
plantas o animales u otros, esté contemplada en éste; y, las mercancfas consideradas como
productos sensibles de acuerdo con lo establecido mediante Resolución de la Secretaria
General. Asimismo, no serán objeto de tránsito aduanero comunitario las mercanclas cuya
importación esté prohibida expresamente en Tratados y Convenios Internacionales o en las
legislaciones de los Países Miembros compatibles con el ordenamiento jurfdico comunitario.
En el caso de las mercancfas que sean de prohibida importación en un Pals Miembro de tránsito,
pero no en el País Miembro de partida o de destino, la aduana del País Miembro de tránsito
podrá autorizar e/ tránsito, otorgándole el tratamiento de Producto Sensible.
Los Países Miembros comunicarán a la Secretaria General de la Comunidad Andina la relación
de mercancías de prohibida importación vigente según sus legislaciones internas y ésta a su vez
las comunicará a los organismos de enlace y a las autoridades aduaneras para su
correspondiente publicación. La lista de los Productos Sensibles será aprobada mediante
Resolución, en la que se indicará sus mecanismos de actualización. No obstante, dicha
comunicación y publicación no prejuzgarán necesariamente respecto de fa compatibilidad de la
prohibición con el ordenamiento jurídico andino. "
(.. .)
"Artículo 19.- En caso que el transporte se inicie en un tercer pals, la aduana de entrada al
territorio aduanero comunitario actuará como aduana de partida y aplicará el procedimiento
dispuesto en el presente Capítulo".
(. . . )
"Articulo 54.- La autoridad aduanera de cada Pals Miembro conocerá y adoptará las medidas
cautelares que sean necesarias; y sancionará las infracciones contra las disposiciones
contenidas en esta Decisión, sus modificatorias o complementarias, cometidas en su territorio,
en el curso de una operación de tránsito aduanero comunitario o con ocasión de la misma, de
confonnidad con las nonnas comunitarias correspondientes".
(...)
"Artículo 56.• Constituirán infracción específica al régimen de tránsito aduanero comunitario, sin
petjuicio de las infracciones establecidas con carácter general en la legislación aduanera
comunitaria:
a) Incurrir en inexactitud o error en los datos consignados en el DUA, cuando estos conlleven a
variar el monto que garantice adecuadamente los derechos e impuestos, la obtención de un
beneficio al cual no se tiene derecho o el incumplimiento de los requisitos exigidos para el
Tránsito Aduanero Comunitario.
b) Transitar por rutas diferentes a las autorizadas por las administraciones aduaneras de cada
País Miembro.
c) No infonnar a la autoridad aduanera, de las incidencias ocurridas durante el tránsito aduanero
comunitario;
d) No infonnar a la administración aduanera, de la ruptura accidental de precintos y marcas de
identificación aduaneros ocurrida durante el tránsito aduanero comunitario;
e) No presentar las mercancías, las unidades de carga o el medio de transporte, en las aduanas
de paso de frontera.
f) No presentar las mercancfas, las unidades de carga o el medio de transporte, en la aduana de
destino dentro del plazo establecido por la aduana de partida y señalado en la declaración
aduanera;
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2.
No procede la interpretación del Artículos 4, 7 y 19 de la Decisión 399
al tratarse las normas de homologación de autorizaciones y
documentos, tipos de tráfico y certificado de idoneidad que debe poseer
el transportista, mientras que el caso concreto está relacionado con
transporte internacional de mercancía. Si procede, la interpretación de
los artículos 22, 169 y 177 de la citada Decisión por tratarse de temas
de transporte internacional de mercancía, relacionados al caso en
análisis.
3.
No procede la interpretación de los artículos 67 y 72 de la Decisión 617,
ya que no se analiza la red de transmisión electrónica de datos ni se
trata sobre la sustitución de la Decisión 477 en el caso interno. Procede
la interpretación de los artículos 2,3,7,8, 1 O, 19,54, 56 y 57 de la Decisión
617 de la Comisión de la Comunidad Andina.
g) Presentar diferencias injustificadas en cantidad y peso en los controles que efectúen las
aduanas de paso de frontera o de destino, con respecto al contenido en la declaración aduanera;
h) Presentar diferencias, en los controles efectuados en las aduanas de paso de frontera y en la
aduana de destino, entre la clase de mercancía verificada y la declarada;
i) Presentar en la aduana de destino, para efectos del ingreso de la mercancla a los lugares
habilitados, documentos soportes distintos de los entregados en la aduana de partida para la
aprobación del tránsito aduanero comunitario;
j) Presentar en la aduana de paso o de destino los medios de transporte o unidades de carga
con los precintos o marcas de identificación aduanera, rotos, adulterados o violados;
k) Presentar un precinto o marcas de identificación aduaneras diferentes al debidamente
autorizado;
1) Utilizar firmas y sellos de funcionarios aduaneros en el DUA, declarados como falsos por la
autoridad competente de cada Pals Miembro; y
m) Utilizar medios de transporte y unidades de carga distintos a los autorizados por la aduana
para el tránsito aduanero comunitario".
"Artículo 57.- Las sanciones administrativas que se aplicarán a las infracciones previstas en el
artículo anterior, podrán ser pecuniarias, de suspensión o de cancelación de la autorización para
el ejercicio del tránsito aduanero comunitario, conforme con la reglamentación que para el efecto
expida fa Secretaria General de la Comunidad Andina, mediante Resolución, previa consulta con
el Comité Andino de Asuntos Aduaneros.
La autoridad aduanera de cada Pais Miembro aplicará las sanciones por la comisión de las
infracciones previstas sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal, fiscal o cambiarla que
puedan derivarse de las conductas o hechos investigados.
El procedimiento aplicable para la imposición de las sanciones, así como las condiciones
administrativas para el cobro de las mismas, se regirán por las disposiciones contempladas en
la legislación interna de cada uno de los Países Miembros".
(. ..)
"Artículo 67.- Las autoridades aduaneras de los Pafses Miembros establecerán una red de
transmisión electrónica de dalos entre ellas, y adoptarán los formatos electrónicos y esquema de
seguridad, con el objeto de facilitar la aplicación de los procedimientos de gestión del tránsito
aduanero comunitario y los mecanismos de control establecidos en los arllculos 18, 30 y 34 de
la presente Decisión".
( ...)
"Articulo 72.- La presente Decisión sustituye la Decisión 477 de la Comisión de la Comunidad
Andina"
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4.
De oficio se interpretarán los artículos 1 y 17 de la Decisión 6176 de la
Comisión de la Comunidad Andina para analizar el tema de la aduana
de destino, partida y lo que se entiende por mercancía comunitaria.
C.
TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN
1.
2.
3.
4.
6
Supranacionalidad de la Legislación Comunitaria y el Principio del
Complemento Indispensable.
Ámbito de aplicación del régimen de tránsito aduanero comunitario.
Operaciones de Tránsito Aduanero Comunitario (Decisión 617).
Conceptos de Aduana de partida, de paso de frontera y de destino.
Conceptos de mercancías comunitarias y mercancías no
comunitarias.
Decisión 617 de la Comisión de la Comunidad Andina. "Articulo 1.- Para los efectos de la presente Decisión se entiende por:
Aduana de Destino: La aduana de un Pafs Miembro donde termina una operación de tránsito
aduanero mtemacional. Aduana de Partida: La aduana de un País Miembro donde comienza
una operación de tránsito aduanero internacional. Aduana de Paso de Frontera: Toda aduana
de un País Miembro ubicada en una de sus fronteras, que no siendo ni la de partida ni la de
destino. interviene en el control de una operación de tránsito aduanero internacional.
Control Aduanero: El conjunto de medidas adoptadas por una aduana para asegurar el
cumplimiento de las leyes y reglamentos que ésta está en obligación de aplicar. ( ... )
Mercancía: Todo bien susceptible de ser transportado y sujeto a regfmenes aduaneros. (... )"
(. .. )
"Articulo 17.- Las mercancías que se declaran en Tránsito Aduanero Comunitario están sujetas,
en la aduana de partida para la aceptación del régimen, al cumplimiento de los siguientes
requisitos y formalidades, que deberán, en su caso, quedar establecidas en la declaración
aduanera que la Decisión sobre el Documento Único Aduanero (DUA) adopte, de acuerdo con
lo previsto en la presente Decisión:
a) Verificar si las mercancías son o no de origen comunitario de conformidad con la
documentación y declaración aduanera recibida;
b) Establecer las rutas y los plazos dentro de los cuales deberán ser presentadas en la aduana
de paso de frontera y de destino;
c) Determinar las aduanas de paso de frontera y la aduana de destino final;
d) Someterse a verificación de carga y medios de transporte de acuerdo con lo establecido en la
presente Decisión y en la Decisión 574 sobre Control Aduanero, sus modificatorias o ampliatorias
y demás normas que la modifiquen, complementen o sustituyan;
e) Someterse al precintado o establecimiento de marcas de identificación aduanera u otras
medidas de control;
f) Presentación de los documentos anexos establecidos en el artículo 12 de la presente Decisión;
y g) Otros requisitos y formalidades de acuerdo con las características de la operación de tránsito
aduanero comunitario, del medio de transporle, unidad de carga y la mercancía transportada,
previstas en disposiciones comunitarias':
(... )
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Requisitos y formalidades para la aceptación del reg1men de
tránsito aduanero comunitario en la aduana de partida que inicia
con el envio del "Aviso de Partida" a las aduanas de paso de
frontera y de destino.
ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN
1.
Supranacionalidad de la Legislación Comunitaria y el Principio del
Complemento Indispensable
1.1.
La demandante afirma que la mercancía en cuestión no se encuentra
catalogada como mercancía prohibida para la importación. Si bien en
Colombia existe una restricción para el ingreso de camisas, pantalones,
suéteres, cortinas, sábanas, bóxer, pañoletas, pijamas, medias,
conjuntos panty, brasier, bolsos, top dama, faldas, material publicitario
por la Aduana de Cartagena, ésta no ha sido comunicada a la
Comunidad Andina y por tanto no se puede aplicar tal prohibición. La
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales al respecto afirma que
correspondía el decomiso y aprehensión de la mercancía puesto que
se realizó por una aduana de ingreso no autorizada para esa
mercancía.
1.2.
Sobre dicha afirmación, debe hacerse mención al Artículo 10 de la
Decisión 617, mediante el cual se prohibe el tránsito de mercancías
cuya importación esté prohibida expresamente en el ordenamiento
jurídico comunitario; o cuya prohibición por razones de moralidad,
seguridad o protección de la vida y salud de personas, plantas o
animales u otros, esté contemplada en éste. Asimismo, no serán objeto
de tránsito aduanero comunitario las mercancías cuya importación esté
prohibida expresamente en Tratados y Convenios Internacionales o en
las legislaciones de los Países Miembros compatibles con el
ordenamiento jurídico comunitario.
1.3.
En el caso de mercancías que sean de prohibida importación en un
País Miembro de tránsito, pero no en el País Miembro de partida o de
destino, la aduana del País Miembro de tránsito podrá autorizar el
mismo, otorgándole el tratamiento de producto sensible.
1.4.
Los Países Miembros comunicarán a la Secretaría General de la
Comunidad Andina la relación de mercancías de prohibida importación
vigente según sus legislaciones internas y ésta a su vez las comunicará
a los organismos de enlace y a las autoridades aduaneras para su
correspondiente publicación.
1.5.
En ese sentido, atendiendo a que la mercancía que se ha incautado no
resulta prohibida en Colombia, ni aparece que haya sido declarada
sensible, sino que, a decir de la autoridad colombiana el ingreso de la
misma se dio por una aduana no autorizada (Cartagena). Máxime si,
10
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del argumento de la demandada se advierte que de acuerdo con la
normativa nacional los ingresos de mercancías de rubro camisas,
pantalones, suéteres, cortinas, sábanas, bóxer, pañoletas, pijamas,
medias, conjuntos panty, brasier, bolsos, top dama, faldas, material
publicitario tienen que ser ingresadas por la Aduana Marítima de
Barranquilla y no por la de Cartagena como sucedió.
1.6.
De lo expuesto, se collge que no existe norma comunitaria referida a la
restricción o catalogación de las Aduanas en Colombia. En ese sentido,
el Tribunal en el Proceso 154-IP-2013 ha emitido pronunciamiento
respecto del principio de complemento indispensable. En la normativa
comunitaria se consagra lo que algunos tratadistas denominan "norma
de clausura" 7, según la cual se deja a la legislación de los Países
Miembros la solución legislativa de situaciones no contempladas en la
ley comunitaria, ya que es posible que aquélla no prevea todos los
casos susceptibles de regulación jurídica.
1.7.
El Tribunal en reiterada jurisprudencia ha manifestado que "la norma
comunitaria, la doctrina y la jurisprudencia recomiendan aplicar criterios
restrictivos, como el principio del 'complemento indispensable' para
medir hasta dónde pueden llegar las innovaciones normativas de
derecho interno, anotando que sólo serían legítimas aquellas
complementarias que resulten ser 'estrictamente necesarias para la
ejecución de la norma comunitaria y, por tanto, que favorezcan su
aplicación y que de ningún modo la entraben o desvirtúen'(... ) advirtió
la inaplicabilidad del derecho interno que sea contrario al ordenamiento
jurídico comunitario, debiendo quedar substraídos de la competencia
legislativa interna los asuntos regulados por la legislación comunitaria.
De esta manera, 'la norma interna que sea contraria a la norma
comunitaria, que de algún modo la contradiga o que resulte
irreconciliable con ella, si bien no queda propiamente derogada, dejará
de aplicarse automáticamente, bien sea anterior o posterior a la norma
integracionista'.
1.8.
En este marco, se ha establecido que, en caso de presentarse
antinomias entre el Derecho comunitario andino y el derecho interno de
los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que se configurara
entre el Derecho comunitario y las normas de derecho internacional.
1.9.
Asimismo, el Tribunal, sobre el tema, ha expresado que "no es posible
la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que
sean necesarias para la correcta aplicación de aquellas". (Proceso 10-
J
Pablo Navarro, Carlos Alchourrón, George Henrik Von Wright, entre otros, se refieren a las
Normas de clausura. Pablo Navarro advierle, acerca de estas normas, que éstas "tienen por
función completar un determinado sistema normativo y, en ese sentido, su impacto principal es
el ámbito de las lagunas de los sistemas normativos". "NORMAS PERMISIVAS Y CLAUSURA
DE
LOS
SISTEMAS
NORMATIVOS".
Disponible
en
Internet:
hltp:llwww.udg.edu/LinkClick.aspx?filet,ckel=iAxc0%2FcGINQ%3D&tabid=9724&/anguage=ca­
ES.
11
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IP-94. Interpretación Prejudicial de 17 de marzo de 1995, publicada en
la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 177 de 20 de abril de 1995).
1.1O. Es decir, los Países Miembros no pueden expedir normas sobre
asuntos regulados por las normas comunitarias, salvo que sean
necesarias para su correcta ejecución y, en consecuencia, no pueden,
so pretexto de reglamentar normas comunitarias, establecer nuevos
derechos u obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en las
normas comunitarias y peor aún establecer restricciones no
contempladas en la legislación comunitaria.
1.11. No obstante lo anterior, cuando la norma comunitaria deja a la
responsabilidad de los Países Miembros la implementación o desarrollo
de aspectos no regulados por aquella, en aplicación del principio de
complemento indispensable, les corresponde a esos países llevar a
cabo tales implementaciones, sin que éstas puedan establecer, desde
luego, exigencias, requisitos adicionales o constituir reglamentaciones
que de una u otra manera afecten el Derecho comunitario o, restrinjan
aspectos esenciales por él regulados de manera que signifiquen, por
ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la
norma comunitaria.
1.12. El ordenamiento comunitario goza de prevalencia respecto de los
ordenamientos jurídicos de los Países Miembros y respecto de las
normas de derecho internacional. En este marco ha establecido que,
en caso de presentarse antinomias entre el Derecho comunitario
andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el
primero, al igual que al presentarse antinomias entre el Derecho
comunitario y las normas de Derecho internacional, también prevalece
el Derecho comunitario andino.
1.13. Un punto fundamental al analizar el pnnc1p10 de Supremacía del
Derecho comunitario andino es el principio de "Autonomía del
Ordenamiento Jurídico Andino", que no es otra cosa que el desarrollo
del principio de supremacía y que consagra como un verdadero
sistema jurídico al Ordenamiento Jurídico Comunitario, es decir, unido
a que dicho sistema jurídico se presenta como un todo coherente y
dotado de unidad, contiene un conjunto de principios y reglas
estructurales que derivan de él mismo, sin resultar de ningún otro
ordenamiento jurídico.
1.14. El Tribunal, acerca del prmc1p10 de Autonomía del Ordenamiento
Jurídico Andino, ha manifestado lo siguiente:
"En este contexto, cabe reiterar que el ordenamiento comunitario no
deriva del ordenamiento de los Países Miembros, sea éste de origen
interno o internacional, sino del Tratado Constitutivo de la Comunidad.
Así, y por virtud de su autonomía, se ratifica que el ordenamiento
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jurídico de la Comunidad -tanto el primario como el derivado- no
depende ni se halla subordinado al ordenamiento interno, de origen
internacional, de dichos Países. En consecuencia, los tratados
internacionales que celebren los Países Miembros por propia iniciativa,
como el del Acuerdo sobre los ADPIC, no vinculan a la Comunidad, ni
surten efecto directo en ella, sin perjuicio de la fuerza vinculante que
tales instrumentos posean en las relaciones entre los citados Países
Miembros y terceros países u organizaciones internacionales."
(Proceso 01-Al-2001. Sentencia del 27 de junio de 2002, publicada en
la Gaceta Oficial 818, de 23 de julio de 2002).
Sin embargo, el Tribunal ratifica que la potestad de las autoridades
nacionales de los Países Miembros, de regular a través de normas
internas o mediante la celebración de tratados internacionales, los
asuntos sobre Transporte Internacional de Mercancías no
comprendidos en la norma comunitaria andina, no podrá ser ejercida
de modo tal que signifique la introducción de restricciones adicionales
al eiercicio de los derechos y facultades consagrados por la norma
comunitaria. En todo caso, la norma interna o internacional que se
aplique deberá ser compatible con la comunitaria.
1.15. Se deberá establecer y verificar si la Dirección Seccional de Impuestos
de Maicao al aplicar la restricción de ingreso de mercancías
consistentes en camisas, pantalones, suéteres, cortinas, sábanas,
bóxer, pañoletas, pijamas, medias, conjuntos panty, brasier, bolsos, top
dama, faldas, material publicitario, violó o no la legislación comunitaria
que regula expresamente el Régimen Aduanero de Tránsito
Comunitario por aplicar una restricción contenida en una norma
nacional. Deberá también la Sala establecer y verificar si la restricción
de ingreso de zapatos por la Aduana de Barranquilla fue o no notificada
a la Secretaria General de la Comunidad Andina como lo dispone el
Artículo 10 de la Decisión 617 y si la Administración de Maicao
consideró esta situación para dictar la Resolución de decomiso.
2.
Ámbito de aplicación del Régimen de Tránsito Aduanero
Comunitario. Operaciones de Tránsito Aduanero Comunitario
(Decisión 617)
2.1.
Afirma la actora que en aplicación del Artículo 3 de la Decisión 617, así
Venezuela no sea parte de la Comunidad Andina, era viable realizar la
operación de tránsito aduanero comunitario, ya que, si bien se retiró en
el año 2006, cesan sus derechos y obligaciones derivados de su
condición de País Miembro, con excepción de las ventajas recibidas y
otorgadas de conformidad con el programa de liberación de la
subregión, por un plazo de cinco años.
2.2.
El Articulo 2 de la Decisión 617 indica que las mercancías
transportadas bajo Régimen de Tránsito Aduanero Comunitario serán
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admitidas en el territorio aduanero nacional de los Países Miembros
con suspensión del pago de los derechos e impuestos y recargos
eventualmente exigibles, mientas permanezcan bajo este mismo
régimen.
2.3.
En el presente caso nos encontramos frente a un régimen especial
aduanero en el cual, a diferencia del régimen de importación a
consumo, la obligación tributaria aduanera se encuentra suspensa del
pago de derechos, impuestos y recargos, por cuanto las mercancías
han sido destinadas por voluntad del importador en Tránsito Aduanero
Comunitario Internacional con destino a otro país, sea Miembro de la
Comunidad Andina o un tercero no miembro.
2.4.
Mientras dure el Tránsito Aduanero, las mercancías se hallan bajo la
potestad aduanera, es decir, sujetas a todos los actos de control y
vigilancia, hasta que las mismas hayan llegado a la aduana de salida,
se haya cancelado la operación y hayan abandonado el País, todo con
sujeción a las normas establecidas en la Decisión 617 y a las normas
internas complementarias que no se encuentren en contradicción con
la Decisión comunitaria.
2.5.
Por su parte el Articulo 3 de la Decisión 617, manifiesta que las
disposiciones de la presente Decisión regirán para las operaciones de
tránsito de mercancías, medios de transporte y unidades de carga que
utilizando uno o más modos de transporte, se realicen al amparo del
Régimen de Tránsito Aduanero Comunitario:
2.5.1. Desde una aduana de partida de un País Miembro hasta una
aduana de destino de otro País Miembro;
2.5.2. Desde una aduana de partida de un País Miembro con destino a
un tercer país, en tránsito por uno o más Países Miembros
distintos del de la aduana de partida;
2.5.3. Desde una aduana de partida hasta una aduana de destino
ubicadas en el mismo País Miembro, siempre que se transite por
el territorio de otro País Miembro;
2.5.4. En caso presente la operación de Tránsito Aduanero Comunitario,
aunque se inició en Panamá, la mercancía fue manifestada en
Tránsito de la Aduana de Cartagena, la misma que se transformó
en Aduana de salida, con destino final a Maracaibo, Venezuela,
debiendo pasar por la Aduana de Maicao. Esta operación de
Tránsito Aduanero Comunitario se la realizó amparada y de
conformidad a la Decisión 617, motivo por el cual la Aduana de
Cartagena una vez cumplidos y verificados los requisitos exigibles
por la normativa comunitaria autorizó el Régimen de Tránsito.
2.5.5. El hecho de que Venezuela era o no miembro de la Comunidad
Andina a la fecha en que se efectúo el tránsito, es irrelevante, la
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operación se encontraba garantizada y amparada en los literales
bien sea el a) o el b) del Artículo 3 de la Decisión 617.
2.6.
El Artículo 9 de la Decisión 617, autoriza a los medios de transporte y
carga a circular por vías y cruces o pasos de frontera habilitados de
conformidad con la norma comunitaria y subsidiariamente por las que
determinen las autoridades nacionales.
2.7.
En efecto, estas normas no podrán establecer exigencias, requisitos
adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren
en conflicto con el Derecho comunitario andino o restrinjan aspectos
esenciales regulados por él de manera que signifiquen, por ejemplo, una
menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria.
2.8.
Se debe determinar y verificar si la Administración de Aduanas de
Maicao, para aprehender las mercancías consistentes en camisas,
pantalones, suéteres, cortinas, sábanas, bóxer, pañoletas, pijamas,
medias, conjuntos panty, brasier, bolsos, top dama, faldas, material
publicitario, cumplió lo siguiente: 1) Observó o no el ámbito de
aplicación de la Decisión 617, para lo cual debió tomar en cuenta el
hecho de si se trataba de un Régimen de Tránsito Aduanero o de un
Régimen de Importación a Consumo; 2) Si además tomó en cuenta y
verificó si la restricción de acceso de camisas, pantalones, suéteres,
cortinas, sábanas, bóxer, pañoletas, pijamas, medias, conjuntos panty,
brasier, bolsos, top dama, faldas, material publicitario por la Aduana de
Barranquilla abarcaba a los regímenes aduaneros especiales o solo
tuvo vigencia para las mercancías declaradas al Régimen de Consumo;
y 3) Finalmente, en el caso de comprobarse que la restricción era
también para el Régimen de Tránsito, se tomó o no en cuenta si la
norma interna que estableció la restricción se encontraba o no en
conformidad con la Decisión 617, para lo cual debió tomar en cuenta el
principio de supremacía normativa que rige en la Comunidad Andina.
3.
Conceptos de Aduana de partida, de paso de frontera y de destino
De los antecedentes del caso, se advierte que el hecho generador es
la introducción de mercancías al País bajo el Régimen de Tránsito
aduanero que realizaba la empresa colombiana SUTRANSCOOP que
tiene como punto de partida Panamá y como destino la ciudad de
Maracaibo en Venezuela, afirmando la autoridad que Panamá no es
País Miembro de la Comunidad Andina. En razón a ello debe tomarse
en cuenta que la Operación de Tránsito Aduanero Comunitario se
encuentra definida en el glosario de términos de la Decisión 617 como:
"Es el transporte de mercancías, medios de transporte y unidades de
carga, que se realiza en el territorio aduanero comunitario desde una
aduana de partida hasta una aduana de destino en una misma
operación, en el curso de la cual se cruzan una o varias fronteras de
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los Países Miembros, dando cumplimiento a las disposiciones
contenidas en la presente Decisión, así como a las demás normas
comunitarias y nacionales complementarias o conexas".
De igual modo, el glosario de términos de la Decisión 617 contiene la
clasificación de los tipos de Aduanas empleadas para tal operación al
amparo de la norma de Tránsito Aduanero Comunitario:
Aduana de Partida: La aduana de un País Miembro donde comienza
una operación de tránsito aduanero comunitario.
Aduana de Paso de Frontera: La aduana de un País Miembro, ubicada
en una de sus fronteras, que interviene en el trámite de una operación
de tránsito aduanero comunitario por la cual las mercancías cruzan con
motivo de tal operación.
Aduana de Destino: La aduana de un País Miembro donde termina una
operación de tránsito aduanero comunitario.
De modo que, según lo expuesto, se afirma que la norma andina
contempla tres estadios pasivos de control aduanero de dicha
operación de tránsito comunitario.
3.1.
Aduana de Partida
3.1.1. Para el caso que es materia de análisis, el tránsito se inicia en
Cartagena como Aduana de Partida, donde se cumplieron las
formalidades y requisitos aduaneros previos a conceder el Régimen de
Tránsito Comunitario, debiéndose observar y aplicar la Decisión 617.
3.2.
Aduana de paso de frontera
3.2.1. Las aduanas de paso de frontera - de acuerdo con los artículos 17 y
23 de la Decisión 617- están facultadas a verificar las marcas de
identificación aduanera, códigos y estado de los precintos aduaneros y
asegurarse que la unidad de carga y el medio de transporte no tengan
señales de haber sido forzados o violados, dejando constancia de la
revisión realizada sobre la declaración aduanera. Sólo en caso de
sospecha de irregularidades aduaneras se podrá realizar la verificación
física de mercancías dejando la constancia correspondiente.
3.2.2. La normativa andina establece que las autoridades de Aduana de paso
de frontera deberán remitir un "Aviso de Paso de Frontera" a las
aduanas de partida y de destino, tan pronto como haya concluido su
revisión. El aviso de paso de frontera deberá incluir las incidencias que
hayan podido producirse y estén recogidas en el ejemplar
correspondiente de la declaración aduanera que la Decisión sobre el
Documento Único Aduanero (DUA) adopte.
16
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3.2.3. La Sala consultante deberá verificar si la Administración de Aduanas
de Maicao como Aduana de Destino, llevo a cabo o no sus actuaciones
de acuerdo a la Decisión 617 para que se cumpla a cabalidad el
Tránsito Aduanero Comunitario e Internacional o si por el contrario
incumplió sus deberes y obligaciones.
3.3.
Aduana de destino
3.3.1 Terminada la operación de tránsito aduanero la Aduana de destino
dejará constancia en la declaración aduanera de las actuaciones
practicadas y enviará en forma inmediata el "Aviso de fin de tránsito" a
las aduanas de partida, de garantía y las aduanas de paso de frontera.
3.3.2 De modo que, de acuerdo con los antecedentes del caso, la Sala
consultante deberá considerar que sólo resultan aplicables las
disposiciones de la norma andina a la operación de tránsito comunitario
correspondiente al recorrido realizado por el territorio de los Países
Miembros y no necesariamente respecto de la Aduana de Partida. En
el caso materia de análisis, el inicio de la operación de tránsito
comunitario se dio en un Tercer país (Panamá), siendo la Aduana de
partida para nuestro cuerpo normativo la Aduana de Cartagena.
4.
Conceptos de
comunitarias
mercancías
comunitarias
y
mercancías
no
4.1.
En el caso expuesto, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
contestó la demanda afirmando que se ha probado que las mercancías
transportadas por SUTRANSCOOP e introducidas era camisas,
pantalones, suéteres, cortinas, sábanas, bóxer, pañoletas, pijamas,
medias. conjuntos panty, brasier, bolsos, top dama, faldas, material
publicitario procedente de Panamá, lo cual contraviene la prohibición
contenida en el Articulo 502 del Decreto 2685/99, que sólo permite el
acceso de dichas mercancías por la Aduana de Barranquilla.
4.2.
El glosario de términos de la Decisión 617 define la carga o mercancía
como a todos los bienes susceptibles de ser clasificados por la NANDINA
y que se encuentran sujetos a control aduanero. Dicha norma contiene
además una clasificación de los tipos de mercancías que transitan al
amparo de la norma de Tránsito Aduanero Comunitario, como sigue:
Mercancías Comunitarias
a.
b.
Las mercancías obtenidas, elaboradas, transformadas o
producidas en el territorio aduanero comunitario y que cumplen con
las normas de origen establecidas en la Comunidad Andina; y
Las mercancías importadas para el consumo y en libre circulación
en el territorio aduanero comunitario.
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Mercancías No Comunitarias
a.
b.
Las mercancías que no cumplen los requisitos para ser
consideradas como mercancías comunitarias.
Las mercancías que pierdan su condición de comunitarias al ser
exportadas a titulo definitivo fuera del territorio aduanero
comunitario.
4.3.
La clasificación antes reseñada surge del origen de los productos sujetos
a control aduanero con énfasis en el origen de los mismos y que están
contempladas por las normas establecidas por la Comunidad Andina.
Cabe precisar que, aún con dicha clasificación, el Artículo 1 O de la
Decisión 617 refiere que no podrán ser objeto de tránsito aduanero
comunitario las mercancías cuya importación esté prohibida
expresamente en el ordenamiento jurídico comunitario; o cuya
prohibición por razones de moralidad, seguridad o protección de la vida
y salud de personas, plantas o animales u otros, esté contemplada en
éste; y, las mercancías consideradas como productos sensibles de
acuerdo con lo establecido mediante Resolución de la Secretaría
General. Asimismo, no serán objeto de tránsito aduanero comunitario las
mercancías cuya importación esté prohibida expresamente en Tratados
y Convenios Internacionales o en las legislaciones de los Países
Miembros compatibles con el ordenamiento jurídico comunitario.
4.4.
La Sala Consultante deberá analizar si la Administración de Aduanas de
Maicao al expedir su Resolución de decomiso, violó o no la Decisión 617
al no considerar que las mercancías en Tránsito consistentes en
camisas, pantalones, suéteres, cortinas, sábanas, bóxer, pañoletas,
pijamas, medias, conjuntos panty, brasier, bolsos, top dama, faldas,
material publicitario no eran comunitarias.
5.
Requisitos y formalidades para la aceptación del régimen de
tránsito aduanero comunitario en la aduana de partida que se inicia
con el envío del "Aviso de Partida" a las aduanas de paso de
frontera y de destino
5.1.
El caso que es materia de análisis es una operación de transporte de
mercancías y de tránsito aduanero que se inicia en un tercer país Panamá-, prosiguiendo por vía terrestre por la ciudad de Cartagena Colombia con destino a la ciudad de Maracaibo - Venezuela.
5.2.
La Decisión 617 en su Artículo 17 establece como requisitos y
formalidades para la aceptación del Régimen de Tránsito Comunitario
por la Aduana de Partida, los siguientes:
a)
Verificar si las mercancías son o no de origen comunitario de
conformidad con la documentación y declaración aduanera
recibida;
18
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b}
c}
d)
e)
f)
g)
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Establecer las rutas y los plazos dentro de los cuales deberán ser
presentadas en la aduana de paso de frontera y de destino;
Determinar las aduanas de paso de frontera y la aduana de
destino final;
Someterse a verificación de carga y medios de transporte de
acuerdo con lo establecido en la presente Decisión y en la
Decisión 574 sobre Control Aduanero, sus modificatorias o
ampliatorias y demás normas que la modifiquen, complementen o
sustituyan;
Someterse al precintado o establecimiento de marcas de
identificación aduanera u otras medidas de control;
Presentación de los documentos anexos establecidos en el
Articulo 12 de la presente Decisión; y
Otros requisitos y formalidades de acuerdo con las características
de la operación de tránsito aduanero comunitario, del medio de
transporte, unidad de carga y la mercancía transportada,
previstas en disposiciones comunitarias.
5.3.
Una vez verificado la concurrencia de los requisitos del régimen de
tránsito aduanero previstos en el Articulo 17 antes expuesto, la aduana
de partida conservará el ejemplar a ella destinado y devolverá los otros
ejemplares al Transportista o al Obligado Principal, procediendo a
notificar en forma inmediata la operación de tránsito aduanero
comunitario que se ha iniciado, mediante el envio del "Aviso de Partida"
a las aduanas de paso de frontera y de destino.
5.4.
Se deberá verificar si las mercancías objeto de esta operación de tránsito
aduanero comunitario, llegaron a la Aduana de Destino (Maicao) por las
rutas habilitadas que fueron permitidas por la autoridad de la Aduana de
Partida, debiéndose tener cuidado en no confundir lo que significa
ingreso al territorio aduanero de mercancías no comunitarias extranjeras
por un lugar no habilitado y sin control y vigilancia aduanera
(contrabando); e ingreso por una Aduana que siendo un puerto habilitado
para recibir mercancías extranjeras tenia restricción para ingresar algún
tipo de mercancías (restricción administrativa por control aduanero).
5.5.
Deberá también verificarse si la autoridad aduanera de Cartagena
estaba o no facultada para aprehender ellos mismos las mercancías
arribadas con restricción de ingreso por ese puerto antes de conceder el
tránsito, o si estaba facultada para ordenar su reembarque antes de
disponer y autorizar el tránsito aduanero comunitario.
5.6.
Se deberá verificar si la Administración de Maicao, al investigar y dictar
la Resolución de decomiso y una vez que verificó el cumplimiento de los
requisitos y formalidades para que se cumpla el Tránsito Comunitario,
violó o no la Decisión 617 al ordenar el decomiso.
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En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la
Corte Consultante al resolver el proceso interno 2008-00138-01, la que deberá
adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en
el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su
Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que
participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo
del Articulo 90 del Estat
el Tribunal.
b_
�L(�
Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
MAGISTRADA
�-------
Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente
Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina
para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
20
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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
Quito, 20 de octubre de 2016
Proceso
105-IP-2016
Asunto
Interpretación Prejudicial
Consultante
Tribunal
Distrital de lo Contencioso
Administrativo N º 1 de Quito de la República
de Ecuador
Expediente interno
del Consultante
17811-2013-4691
Referencia
Marcas involucradas COCINA
(denominativa)
ULTRA
y
(denominativa)
Magistrado Ponente
Hugo Ramiro Gómez Apac
FAMILIA
FAMILIA
VISTOS
El Oficio del 18 de diciembre de 20151, recibido el 23 de febrero del 2016,
mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N º 1 de
Quito de la República de Ecuador solicita Interpretación Prejudicial del Articulo
81, del Literal h) del Articulo 82, del Literal a) del Articulo 83 y de los Artlculos
102 y 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de
los Artículos 134, 135, 136 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la
Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 17811-2013-4691; y,
El Auto del 1O de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a
trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A. ANTECEDENTES
1.
If
6
Partes en el Proceso Interno:
Este oficio no se encuentra identificado con un número, solo se verifica la fecha del mismo.
Proceso 105-IP-2016
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Demandante
KIMBERLY CLARK WORLDWIDE INC.
Demandados
Presidente del Instituto
Propiedad Intelectual
Ecuatoriano
de
Director Nacional de Propiedad Intelectual
Procurador Nacional del Estado
Tercero Interesado :
2.
PRODUCTOS FAMILIA
ECUADOR S.A.
SANCELA
DEL
Hechos relevantes:
2.1. El 17 de diciembre de 2004, KIMBERLY CLARK WORLDWIDE INC. (en
adelante, KIMBERLY CLARK), titular de la marca denominativa FAMILIA,
inscrita bajo el Registro Nro. 735-76, demandó la nulidad de la marca
COCINA FAMILIA ULTRA (denominativa), inscrita con Título 16380-02 a
favor de PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A. (en
adelante, FAMILIA SANCELA), que distingue productos de la Clase 16
de la Clasificación Internacional de Niza. 2
2.2. El 26 de mayo de 2006, el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad
Intelectual (en adelante, el JEPI) contestó la demanda.
2.3. El 14 de mayo 2015, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo
N º 1 de Quito de la República de Ecuador dispuso suspender el proceso y
solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina.
3.
Argumentos de la demanda de KIMBERLY CLARK:
3.1. El 30 de noviembre de 2000, PRODUCTOS FAMILIA DEL ECUADOR
S.A., quien luego cambió de nombre a PRODUCTOS FAMILIA SANCELA
DEL ECUADOR S.A., solicitó el registro de la marca COCINA FAMILIA
ULTRA (denominativa) para distinguir productos de la Clase 16 de la
Clasificación Internacional de Niza.
3.2. Pese a haber formulado oposición contra el registro de la marca antes
referida, esta se concedió sin considerar que es un signo desprovisto de
carácter distintivo, al estar registrada con anterioridad la marca FAMILIA
(denominativa), con Titulo 735 del 9 de marzo de 1976, que distingue
2
Clase 16: todos y cada uno de los productos comprendidos en esta clase.
2
Proceso 105-IP-2016
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productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza3, cuyo
actual titular es KIMBERLY CLARK. 4
3.3. Los términos COCINA y ULTRA, que conforman el signo cuya nulidad se
solicita, son términos descriptivos que no pueden ser registrados como
marcas, debido a su estrecha relación con los productos que se pretende
proteger.
3.4. La marca COCINA FAMILIA ULTRA (denominativa) fue concedida en
contravención del Articulo 81, del Literal h) del Articulo 82 y el Literal a)
del Articulo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de
Cartagena y del Artículo 134, del Literal i) del Articulo 135 y del Literal a)
del Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad
Andina.
3.5. Por lo senalado, solicita que se declare la nulidad de la marca COCINA
FAMILIA ULTRA (denominativa), de conformidad con lo dispuesto en el
Articulo 113 de la Decisión 344 y el Articulo 172 de la Decisión 486.
4.
Argumentos de la contestación del IEPI:
4.1. Niega los fundamentos de hecho y derecho de la demanda y solicita su
improcedencia, por carecer de fundamento legal las pretensiones de
KIMBERLY CLARK.
4.2. Alega la legalidad y total validez de la marca COCINA FAMILIA ULTRA
(denominativa), con Titulo 16380-02.
4.3. Impugna las pruebas que llegare a presentar KIMBERLY CLARK en todo
lo que tuviere de ilegal e improcedente.
5.
Argumentos de la contestación de FAMILIA SANCELA:
5.1. FAMILIA SANCELA es una compañia relacionada con PRODUCTOS
FAMILIA S.A., en tanto que esta última es su único accionista.
PRODUCTOS FAMILIA S.A. es la actual propietaria de la marca
cuestionada, en virtud de un contrato de cesión, siendo que la solicitud de
transferencia fue presentada al IEPI el 27 de abril de 2005; no obstante,
ambas empresas concurren al proceso, en caso de considerarse que el
registro no se transfiere frente a terceros, hasta que quede inscrita tal
transferencia.
I
3
Clase 16: productos sanitarios de papel, especialmente toallas de papel, servilletas de papel,
pal\uelos de papel y papel higiénico.
4
La marca indicada fue solicitada por SCOTI PAPER COMPANY, quien cambió de nombre a
KIMBERLY CLARK TISSUE COMPANY; asimismo, esta última empresa transfirió la marca a favor
de KIMBERLY CLARK CORPORATION, quien a su vez la transfirió a KIMBERLY CLARK
WORLDWJDE INC., su actual titular.
3
(J
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5.2. PRODUCTOS FAMILIA S.A. es titular en Ecuador de más de veinte
registros de la marca FAMILIA y de otras marcas y nombres comerciales
esencialmente derivados de ella desde el año 1977, constituyendo
también una familia de marcas, por lo que tiene derechos adquiridos
sobre esa denominación. FAMILIA SANCELA mantiene una licencia de
uso respecto de las marcas en comentario.
5.3. FAMILIA es una marca notoria en el mercado que identifica los productos
que fabrican y comercializan PRODUCTOS FAMILIA S.A. y FAMILIA
SANCELA. En el año 2001, en el que se solicitó el registro de la marca
materia de nulidad5, dicha marca ya constituia una de las más recordadas
por el consumidor ecuatoriano.
5.4. El registro cuya nulidad se pretende fue emitido el 28 de mayo de 20026,
rechazándose la oposición interpuesta con base en la marca FAMILIA
(denominativa), al advertirse la existencia de otros registros con la
denominación FAMILIA, por lo que se concluyó que la denominación
COCINA FAMILIA ULTRA pretendía ampliar la protección de tales
registros.
5.5. Deduce la incompetencia del Tribunal Contencioso Administrativo, en
tanto que la competencia sobre el caso le corresponde al IEPI, y, en caso
que sea rechazada, alega la excepción de litispendencia, de violación de
trámite y la consecuente nulidad del proceso.
5.6. El signo cuya nulidad se pretende no carece de falta de distintividad
intrínseca o extrínseca. Aun en el caso de que el signo hubiera carecido
de distintividad intrlnseca, ya tendría distintividad adquirida.
5.7. La marca COCINA FAMILIA ULTRA (denominativa) no podrla provocar
engaño o confusión en el consumidor, cualificado como un engaño
público que constituya una causal de nulidad absoluta, principalmente
porque la marca constituye un signo que estaba previamente registrado a
nombre de PRODUCTOS FAMILIA S.A.
5.8. El registro de la marca FAMILIA (denominativa) de propiedad de
KIMBERL Y CLARK nunca ha sido usado, por lo que ha sido cancelado en
primera instancia por falta de uso. Por tanto, en la práctica resulta
imposible que exista alguna posibilidad de confusión que perjudique a
KIMBERLY CLARK.
5
De conformidad con el Titulo 16380-02 que obra en el expediente, dicha marca fue solicitada el 30
de noviembre de 2000.
8
De conformidad con el Titulo 16380-02 que obra en el expediente, la marca cuya nulidad se
pretende fue otorgada el 11 de diciembre de 2001.
4
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5.9. Las palabras COCINA y ULTRA no guardan ninguna relación con los
productos de la Clase 16 y en ningún caso la marca cuestionada es
genérica ni descriptiva en relación a tales productos
5.1 O. La mala fe de KIMBERLY CLARK es tan evidente que ha demorado más
de veinticinco años en percatarse de la supuesta nulidad de los múltiples
registros que poseen sobre la marca FAMILIA.
5.11. En los últimos años KIMBERLY CLARK ha enfrentado una pérdida de
participación en el mercado frente a PRODUCTOS FAMILIA S.A. y
FAMILIA SANCELA, por lo que, como reacción y oposición a ello, utiliza
prácticas abiertamente desleales y ajenas a las reglas de la libre
competencia, como esta acción, a fin de obstaculizar sistemáticamente el
mercado a su principal competidor.
B.
NORMAS A SER INTERPRETADAS
1.
La Corte consultante solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 81,
del Literal h) del Artículo 82, del Literal a) del Artículo 83 y de los Artículos
102 y 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena7 y
1
Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena."Art/cu/o 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente
distintivos y susceptibles de representación gráfica.
Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o
servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o
similares de otra persona."
"Articulo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que:
(...)
h) Puedan engallar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la
naturaleza, el modo de fabricación, las caracterlsticas o cualidades o la aptitud para el empleo de
los productos o servicios de que se trate;
f...
r
"Articulo 83.-Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con
derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:
a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca
anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o
servicios, o para productos o servicios respecto de /os cuales el uso de la marca pueda inducir al
público a error;
(.. .)"
"Articulo 112.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma
ante la respectiva oficina nacional competente.·
I
b
"Articulo 113.- La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parle
interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las parles interesadas,
cuando: a) El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la
presente Decisión; b) El registro se hubiere otorgado con base en datos o documentos
pf8viamente declarados como falsos o inexactos por la autoridad nacional competente, contenidos
en la solicitud y que sean esenciales; c) El registro se haya obtenido de mala fe. Se consideran
casos de mata fe, entre otros, tos siguientes: 1. Cuando un representante, distribuidor o usuario del
titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esa
marca u otra confundible con aquella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca
5
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de los Articulas 134, 135, 136 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de
la Comunidad Andina.
2.
En el presente caso, se aprecia que la solicitud de registro de la marca
COCINA FAMILIA ULTRA (denominativa) fue presentada bajo la vigencia
de la Decisión 344, por lo que al caso en concreto le son aplicables las
disposiciones que se encuentran en dicha normas. Por tanto, procede
interpretar el Literal a) del Articulo 83 y el Articulo 113 de la Decisión 344,
en tanto que la controversia radica en la supuesta confusión entre la
marca cuya nulidad se pretende y una marca registrada con anterioridad.
3.
No procede interpretar los siguientes articulas:
El Articulo 81 de la Decisión 344, por no ser materia de controversia la
distintividad intrlnseca de la marca cuya nulidad se pretende.
El Literal h) del Articulo 82 de la Decisión 344, en tanto que no se
discute si la marca cuya nulidad se pretende es susceptible inducir a
engaño respecto de la procedencia, naturaleza, modo de fabricación,
características, cualidades o la aptitud para el empleo de los
productos que distingue.
El Articulo 102 de la Decisión 344, ya que no es relevante para el
presente caso determinar cuándo se adquiere el derecho al uso
exclusivo de una marca.
Los Articulas 134, 135, 136 y 172 de la Decisión 486, conforme a lo
señalado en el numeral 2 precedente.
4.
De oficio procede interpretar el Literal d) del Articulo 82 de la Decisión 344
de la Comisión del Acuerdo de Cartagena9 , toda vez que KIMBERLY
CLARK alegó el carácter descriptivo de los términos que conforman la
marca cuya nulidad se pretende.
extranjera. 2. Cuando la solicitud de registro hubiere sido presentada o el registro hubiere sido
obtenido por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su
comercialización. Las acciones de nulidad que se deriven del presente articulo, podrán solicitarse
en cualquier momento. •
a
9
Conforme al criterio sentado por el Tribunal en la linea jurisprudencia! desarrollada sobre el
particular, que puede ser consultada de modo referencial en los Procesos 90-IP-2012 del 24 de
octubre de 2012 y 108-IP-2012 del 3 de octubre de 2012.
Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena."Art/cu/o 82.• No podrán registrarse como marcas los signos que:
(...}
d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para
describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la �poca de
producción u otros datos, caracterlsticas o infonnaciones de los productos o de los servicios para
los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a
esos productos o servicios;
(... )"
6
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C.
TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN
1.
8.
lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética,
ortográfica, conceptual y figurativa. Riesgo de confusión directa, indirecta
y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos.
Comparación entre una marca denominativa compuesta y una marca
denominativa simple.
Marcas conformadas por denominaciones descriptivas. La marca débil.
La marca derivada.
Familia de marcas.
La marca notoriamente conocida, su protección y su prueba.
Familia de marcas y marcas derivadas provenientes de una marca
notoriamente conocida.
La nulidad de un registro de marca.
D.
ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN
1.
lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud
fonética, ortográfica, conceptual y figurativa. Riesgo de confusión
directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de
signos distintivos
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si la marca COCINA
FAMILIA ULTRA (denominativa) y la marca FAMILIA (mixta), son
confundibles o no, es pertinente analizar el Articulo 83 de la Decisión 344
de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, especlficamente en la causal
de irregistrabilidad prevista en su Literales a), cuyo tenor es el siguiente:
"Articulo 83.� Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos
signos que, en relación con derechos de terceros, presentan algunos de
/os presentes impedimentos:
a)
(...)"
sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público
a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o
registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o
para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca
puede inducir al público a error;
1.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que
sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad
por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva.
Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar
riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el
público consumidor.10
to
Ver Interpretaciones Prejudiciales recaldas en los Procesos 470-IP-2015 del 19 de mayo de 2016 y
466-IP-2015 y 473-IP-2015 del 10 de junio de 2016.
7
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a)
El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero,
riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el
consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que
está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se
presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto o servicio
determinado, en contra de la realidad de los hechos, un origen
empresarial diferente al que realmente posee.
b)
El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el
consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen
empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de
dicho producto o quien presta el servicio y otra empresa tienen una
relación o vinculación económica.
1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o
semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de
confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor.
1.4. Un signo es idéntico a otro cuando reproduce, sin modificaciones ni
adiciones, todos los elementos que lo constituyen.
1.5. Un signo es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene
diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos
de un consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud
entre dos signos puede ser: 11
11
a)
Fonética: se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en
conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros
elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en
las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en
cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si
existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.
b)
Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en
conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es,
tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las
palabras, el número de silabas, las raíces, o las terminaciones
comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en
mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia.
c)
Conceptual o ideológica: se configura entre signos que evocan
una idea y/o valor idéntico y/o semejante.
d)
Gráfica (o figurativa): se refiere a la semejanza de los elementos
gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del
dibujo o el concepto que evocan.
lbldem.
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1.6. Igualmente, al verificar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá
observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:12
a}
La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos
que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada
uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta
su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa} y conceptual o
ideológica.
b)
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo;
esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es
procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor
difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará
en momentos diferentes.
c}
El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las
diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir
el riesgo de confusión o asociación.
d)
Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del
consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el
producto o servicio es percibido por el consumidor. El criterio del
consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que
estamos frente a productos que se dirigen a la población en general.
1.7. Conforme a las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso
concreto se deberá verificar que el examen de los signos en conflicto se
haya practicado tomando en consideración los distintos tipos de
semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el
consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación.
2.
Comparación entre una marca denominativa compuesta y una marca
denominativa simple
2.1. En tanto que la acción de nulidad se sustenta en la presunta confusión
entre las marcas COCINA FAMILIA ULTRA (denominativa} y FAMILIA
(denominativa}, es necesario que se verifique la comparación teniendo en
cuenta que ambos signos están conformados únicamente por elementos
denominativos, los cuales están representados por una o más palabras
pronunciables dotadas o no de un significado o concepto.13
2.2. Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales,
utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias
letras, palabras o números, individua/ o conjuntamente estructurados, que
12
lbldem.
13
Ver Interpretaciones Prejudiciales recaldas en los Procesos 529-IP-2015 del 19 de mayo de 2016 y
466-IP-2015 del 10 de junio de 2016.
9
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integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener
significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos,
que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas
cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y,
arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la
naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos
elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor
una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el
mercado. 14
2.3. Dentro de los signos denominativos están los denominativos compuestos,
que son los integrados por dos o más palabras, números, etc. De hecho,
no existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten,
entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra
compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significado o concepto,
con o sin el acompañamiento de un gráfico. 15
2.4. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas
se deberá realizar el cotejo de conformidad con las siguientes reglas: 16
a}
Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin
descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener
en cuenta las letras, las silabas o palabras que poseen una función
diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender
cómo el signo es percibido en el mercado.
b}
Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar,
pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy dificil de
distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
c)
Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se
encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva
para fijar la sonoridad de la denominación.
d}
Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más
fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es
captada la marca en el mercado.
2.5. En el presente caso, se advierte que el elemento denominativo de uno de
los signos en conflicto es compuesto, por lo que para realizar un
adecuado cotejo se deberá analizar el grado de relevancia de las palabras
que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del
f
g_
14
lbfdem.
15
lbfdem.
18
lbfdem.
10
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conjunto de la marca. Para tal efecto, se deben aplicar los siguientes
parámetros: 11
a)
Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La
primera palabra genera más poder de recordación en el público
consumidor.
b)
Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la
extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general
tienen mayor impacto en la mente del consumidor.
c)
Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la
sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la
palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del
consumidor.
d)
Analizar si la palabra es evocativa y cuán fuerte es su proximidad
con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea
la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que
ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, ta
palabra débil no tendría relevancia en el conjunto.
e)
Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las
palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir
del cotejo de marcas.
f)
Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta
otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es
una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la
palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca
derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas,
tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación
que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar
la relevancia en el conjunto.
2.6. En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, se
deberá verificar si el cotejo se realizó de conformidad con las reglas
señaladas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación
que pudiera existir entre las marcas COCINA FAMILIA ULTRA
(denominativa) y FAMILIA (denominativa). Para dicho análisis, se deberá
tener en cuenta las palabras que poseen una función diferenciadora en el
conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el
mercado. Asimismo, se deberá establecer cuál es la palabra que genera
más poder de recordación en el público consumidor.
17
I
6 !
lbldem.
11
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Marcas conformadas por denominaciones descriptivas. La marca
débil
3.1. KIMBERLY CLARK manifestó que las palabras COCINA y ULTRA que se
verifican en la conformación de la marca COCINA FAMILIA ULTRA
(denominativa) son términos descriptivos.
3.2. Al respecto, la norma comunitaria y la doctrina han manifestado que los
signos descriptivos o conformados por expresiones descriptivas son
aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente
a las características de los productos o de los servicios que buscan
identificar.1e
3.3. El Literal d) del Artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo
de Cartagena dispone:
·Articulo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que:
(. ..)
d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir
en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la
procedencia geográfica, la época de producción u otros datos,
caracterlsticas o informaciones de los productos o de los servicios para los
cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones
laudatorias referidas a esos productos o servicios;
r...r
3.4. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo
conformado por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los
signos compuestos formados por uno o más vocablos descriptivos tienen la
posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto
suficientemente distintivo. El titular de un signo con dichas caracterlsticas no
puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca
serla considerada débif .19
lL
3.5. Si bien las normas transcritas prohíben el registro de signos conformados
exclusivamente por designaciones descriptivas, estas palabras o
partículas al estar combinadas con otras pueden generar signos
completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su
registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir
que las expresiones descriptivas puedan ser utilizadas por los otros
empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza
limitada de oposición, toda vez que las partículas descriptivas se deben
excluir del cotejo de la marca.
18
De modo referencial, ver Procesos 90-IP-2012 del 24 de octubre de 2012 y 336-IP-2015 del 7 de
diciembre de 2015.
19
De modo referencial, ver Proceso 110-IP-2015 del 25 setiembre de 2015.
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3.6. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características
llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una
comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional
dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga
tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá
analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o
cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de
los signos en conflicto.20
3.7. Conforme a lo expuesto, el titular de una marca con elementos descriptivos
respecto de los productos o servicios que distingue dicha marca, no podrá
impedir que sus competidores utilicen estos elementos, pues ninguna
persona puede ostentar el derecho exclusivo sobre los mismos.
4.
La marca derivada
4.1. FAMILIA SANCELA argumentó que PRODUCTOS FAMILIA S.A. es titular
en Ecuador de más de veinte registros de la marca FAMILIA y de otras
marcas y nombres comerciales esencialmente derivados de ella, por lo
que tiene derechos adquiridos sobre dicha denominación. En este
contexto, resulta pertinente abordar el tema de las marcas derivadas.
4.2. Las marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para
registro por el titular de una marca anteriormente registrada, en relación
con los mismos productos o servicios, en el que el distintivo
preponderante sea dicha marca principal con variaciones no sustanciales
del propio signo o en relación con los elementos accesorios que la
acompañan. 21
4.3. Cabe señalar que el hecho de que un titular de registro de marca solicite
para registro una marca derivada, no significa que tenga el derecho
indefectible a que se registre dicho signo, ya que la autoridad competente
deberá establecer si el nuevo signo solicitado cumple con todos los
requisitos de registrabilidad y, además, que no se encuadra en las
causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria. 22
4.4. Las marcas derivadas se inscriben siguiendo los trámites ordinarios, pero
entendiéndose que los obstáculos que se opongan al registro de ellas,
sólo podrán referirse a los elementos accidentales o complementarios
añadidos y no al distintivo principal, al estar este ya previamente
registrado y quedar por tanto fuera de toda discusión. 2
ª
20
De modo referencial, ver Proceso 327-lP-2015 del 19 de mayo de 2016, p.12.
21
De modo referencial, ver Procesos 439-IP-2015 del 7 de diciembre de 2015, p.22, y 140-IP-2007
del 7 de diciembre de 2007, p.15.
22
De modo referencial, ver Proceso 439-IP-2015 del 7 de diciembre de 2015, p.24.
23
lbldem, pp.24-25.
13
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4.5. Los criterios antes establecidos deben servir de base a efectos de
determinar si una marca o un signo solicitado a registro es derivado de un
signo registrado previamente.
5.
Familia de marcas
5.1. FAMILIA SANCELA argumentó que PRODUCTOS FAMILIA S.A. es titular
en Ecuador de más de veinte registros de la marca FAMILIA y de otras
marcas y nombres comerciales esencialmente derivados de ella, los
cuales constituyen a su vez una familia de marcas, por lo que tiene
derechos adquiridos sobre dicha denominación.
5.2. Una familia de marcas es un conjunto de marcas que pertenecen a un
mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el
público consumidor las asocia entre si y las relaciona con un mismo
origen empresarial. 24
5.3. En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una
pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este
elemento común figura al inicio de la denominación, será, por lo general,
el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las
marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común , toda vez
que inducirá a los consumidores a asociarlas entre si y a pensar que los
productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el
elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la
marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio
considere que el producto o servicio donde figura el citado elemento
común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada
familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, en caso de
corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión. 25
5.4. El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las
marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que estas
poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para
identificar cierta clase de productos. Por tal razón, el titular de una marca
que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la
usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario sucede
con la familia de marcas, cuyo titular si puede impedir que el rasgo
distintivo común, que no es genérico, descriptivo o de uso común, pueda
ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica
plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de
24
De modo referencial, ver Proceso 23-IP-2013 del 15 de mayo de 2013, p. 16. Asimismo, en los
Procesos 91-IP-2002 del 5 de febrero de 2003 y 42-lP-2012 del 20 de junio de 2012, este Tribunal
explicó que una familia de marcas es un conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y
que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre si y
las relaciona con un mismo origen empresarial.
25
lbldem.
14
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marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen
un origen común. 2s
5.5. De otro lado, cabe precisar que las marcas que conforman una familia de
marcas pueden encontrarse inscritas para identificar productos o servicios
de diferentes clases, a diferencia del caso de las marcas derivadas cuyo
registro debe ser en relación con los mismos productos o servicios que
distingue la marca anteriormente registrada.
5.6. Del mismo modo, se debe tener en cuenta que, si bien en una familia de
marcas se conserva un elemento común, se admite que entre las marcas
que la conforman existan variaciones significativas, lo cual no sucede en
el caso de marcas derivadas, en cuyo caso sólo se admiten variaciones
no sustanciales.
5.7. En tal sentido, se deberá determinar si se está frente a una familia de
marcas o de una partícula de uso común, para así determinar el riesgo de
confusión en el público consumidor.
6.
La marca notoriamente conocida, su protección y su prueba
6.1. FAMILIA SANCELA manifiesta que la marca FAMILIA, de titularidad de
PRODUCTOS FAMILIA S.A., es notoriamente conocida y que cuando se
solicitó el registro de la marca COCINA FAMILIA ULTRA (denominatíva),
que constituirla una marca derivada y perteneciente a una familia de
marcas provenientes de la marca FAMILIA, ya era una de las marcas más
recordadas por el público consumidor ecuatoriano; por lo tanto, el Tribunal
interpretará este tema.
6.2. Los signos notoriamente conocidos son aquellos en la que convergen su
difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que el signo
se refiere con el uso intensivo del mismo y su consiguiente
reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los
productos o servicios que él ampara, ya que ningún consumidor recordará
ni difundirá el conocimiento del signo cuando los productos o servicios por
él protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o
usuario, correspondiente.21
6.3. La difusión del signo en los diferentes mercados, la intensidad de su uso y
el prestigio adquirido, influyen decisivamente para que este adquiera el
carácter de notorio, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha
característica debido al esfuerzo que el titular del mismo realice para
elevarlo de la categoría de signo común u ordinario al status de notorio. 28
I
b
26
Ibídem.
27
De modo referencial, ver Proceso 90·1P-2012 del 24 de octubre de 2012, pp. 18-19.
28
lbldem.
15
Proceso 105-IP-2016
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6.4. Este Tribunal caracteriza al signo notorio como aquel que reúne la calidad
de ser conocido por una colectividad de individuos pertenecientes a un
determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de
servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente
difundido entre dicho grupo. 29
6.5. La notoriedad de un signo no se presume, debe ser probada por quien
alega ese estatus. Al respecto, el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios,
ha sentado que en la concepción proteccionista de la marca notoria, esta
tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los
tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja
de la marca por si sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que
probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese
status. 30
6.6. Igualmente, el Tribunal ha sostenido que varios son los hechos o
antecedentes que determinan que una marca sea notoria: calidad de
productos o servicios, conocimiento por parte de los usuarios o
consumidores, publicidad, intensidad de uso, que deben ser conocidos
por el juez o administrador para calificar a la marca de notoria, y que para
llegar a esa convicción deben ser probados y demostrados dentro del
proceso judicial o administrativo. Aun en el supuesto de que una marca
haya sido declarada administrativa o judicialmente como notoria, tiene que
ser presentada a juicio tal resolución o sentencia, constituyéndose estas
en una prueba con una carga de gran contenido procedimental. 31
7.
Familia de marcas y marcas derivadas provenientes de una marca
notoriamente conocida
7.1. Merece especial importancia el hecho de que una marca que conforma
una familia de marcas o una marca derivada provenga de una marca
notoriamente conocida, ya que el análisis de confundibilidad debe ser más
riguroso, atendiendo a que la marca notoria tiene una protección especial
de la que no gozan las otras marcas y, por lo tanto, se protege más allá
de los principios de territorialidad y de especialidad, teniendo como base
la protección al esfuerzo del empresario que pudo llegar a convertir su
marca en notoria para el público consumidor. 32
7.2. Existen tres hipótesis que involucran a las marcas derivadas de marcas
notoriamente conocidas. La primera se da cuando la marca derivada de la
marca notoria se solicita para registro; la segunda se presenta cuando la
marca derivada de la notoria es la marca base de la oposición u
211
lbldem.
30
lbldem.
31
lbldem.
32
De modo referencial, ver Proceso 90-IP-2012 del 24 de octubre de 2012, pp. 20.
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observación; y la tercera es cuando tanto la marca solicitada como la
oponente u observante derivan de marcas notorias. 33
7.3. En relación con las dos primeras hipótesis, el Tribunal ha manifestado que
la autoridad competente deberá determinar el grado de incidencia de la
marca notoria en el signo que se pretende registrar o en el signo opositor;
es decir, si la marca notoria es la que inyecta distintividad en el registro
marcaría y de qué manera y, por lo tanto, si el público consumidor
identificará dicha marca con la marca que ha ganado notoriedad.
7.4. Lo anterior es de suma relevancia, ya que aunque la marca opositora
pueda ser similar a la marca derivada de una marca notoria, el elemento
notorio de esta última será el elemento predominantemente distintivo
dentro de su conjunto marcario y, por lo tanto, el que hace que el público
consumidor identifique el producto; y, porque aunque la marca solicitada
sea similar a la marca derivada de la notoria únicamente en sus
elementos accesorios, se debe tener en cuenta que el elemento notorio
imprime distintividad al conjunto, pudiendo el público consumidor asociar
los elementos accesorios directamente con la marca notoria y, así, la
marca solicitada generar confusión en el público consumidor. 34
7.5. En relación con la tercera hipótesis, la autoridad competente deberá
determinar en cada signo el grado de importancia y participación de la
marca notoria en el conjunto marcario, atendiendo, igualmente, a la
naturaleza de los elementos accesorios; es decir, si son de fantasía,
genéricos, descriptivos, de uso común, etc., para así determinar la
viabilidad del registro y la protección como notoria de la marca
oponente. 35
8.
La nulidad de un registro de marca
8.1. KIMBERLY CLARK demandó la nulidad de la marca COCINA FAMILIA
ULTRA (denominativa) argumentando que la misma fue concedida sin
tener en cuenta su marca FAMILIA (denominativa) registrada con
anterioridad. Por tanto, resulta pertinente tratar la nulidad de registro de
marca bajo la Decisión 344, norma vigente al momento en el que se
solicitó la marca cuya nulidad se pretende.
8.2. El Artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de
Cartagena se refiere a la nulidad de los registros marcarios obtenidos con
violación de la ley. Esta acción cuenta con las siguientes caracterlsticas: 36
33
lbldem.
Ibídem.
35
Ibídem.
36
De modo referencial, ver Proceso 96-IP-2002 del 27 de noviembre de 2002, p. 9.
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Su interposición no está sujeta o condicionada a plazo alguno,
tratándose de una acción imprescriptible.
Puede ser decretada de oficio o a petición de parte; de ser este
último el caso, el solicitante debe acreditar interés.
El trámite deberá cumplirse con arreglo a la legislación procesal
interna, asegurándose la previa audiencia de las partes interesadas.
La competencia para el conocimiento de estas acciones se sujeta a
lo que disponga el ordenamiento jurídico interno, el cual puede
atribuirlo a una autoridad judicial o a una administrativa, debiéndose
destacar que si se atribuye a un organismo de carácter
administrativo, de todas formas, dicha atribución deberá mantener su
calidad de jurisdiccional.
El Artículo 113 comentado, por último, consagra tres causales
taxativas y de estricta legalidad, para que, con base en ellas y sólo
en ellas, se ejerza la acción de nulidad de un registro marcario.
8.3. La nulidad de oficio puede ser decretada por la propia autoridad
competente, administrativa o judicial, siempre que le corresponda el
ejercicio de tal función, observando el procedimiento establecido en la
legislación interna. La participación de dicha autoridad en estos casos
permite la protección del interés público. 37
8.4. En el caso de nulidad a petición de parte, es necesario que quien lo
solicite tenga y demuestre la calidad de "parte interesada"; es decir, debe
existir un interés jurídicamente protegido. El particular que pretenda
accionar frente a un acto administrativo de concesión de registro,
supuestamente inválido, previamente deberá acreditar un interés tal que
la procedencia de su intervención como parte procesal le produzca un
beneficio a su favor. 38
8.5. El Artículo 113 de la Decisión 344 señala que procede decretar la nulidad
del registro cuando:
a)
El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las
disposiciones de la Decisión 344;
b)
El registro se hubiere otorgado con base en datos o documentos
previamente declarados como falsos o inexactos por la autoridad
nacional competente, contenidos en la solicitud y que sean
esenciales;
37
lbldem.
38
lbldem.
18
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c)
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El registro se haya obtenido de mala fe. Se consideran casos de
mala fe, entre otros, los siguientes:
1.
Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de
una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el
registro a su nombre de esa marca u otra confundible con
aquella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca
extranjera.
2.
Cuando la solicitud de registro hubiere sido presentada o el
registro hubiere sido obtenido por quien desarrolla como
actividad habitual el registro de marcas para su
comercialización.
8.6. En conclusión, el incumplimiento de cualquier disposición de la Decisión
344 abre la posibilidad a la acción imprescriptible de nulidad del registro
de marca. Los temas a los que se refiere dicha norma rigen
prioritariamente sobre los ordenamientos nacionales de cada uno de los
países miembros. Consecuentemente, se deberá establecer si la marca
COCINA FAMILIA ULTRA (denominativa) fue concedida o no en
contravención con alguna de las disposiciones de la Decisión en
comentario.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja
consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte
consultante al resolver el proceso interno 17811-2013-4691, la que deberá
adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en
el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que
participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo
del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.
VJJ
Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
MAGISTRADA
19
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./
Hugo Ram,r
. í\pac
MAGISTRADO
De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la
presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Notiffquese a la Corte consultante y remitase copia de la presente Interpretación
Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación
en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
20
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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
Quito, 18 de octubre de 2016
Proceso
110-IP-2016
Asunto
Interpretación Prejudicial
Consultante
Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa,
Social y Administrativa Primera del Tribunal
Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de
Bolivia
Expediente interno
del Consultante
082/2015-CA
Referencia
Marca involucrada PIL CALCIFEM (mixta) y
supuesto Derecho de Autor sobre la imagen y
apariencia de los productos DENSIA y CALCI +
Magistrado Ponente
Hugo Ramiro Gómez Apac
VISTOS
El Oficio 08/2016 del 29 de febrero de 2016, recibido vía courrier el 7 de marzo de
2016, mediante el cual la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y
Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de
Bolivia solicita la Interpretación Prejudicial de los Literales a), f) y h) del Artículo 136
y de los Artículos 137 y 146 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad
Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 082/2015-CA; y,
El Auto del 10 de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la
presente Interpretación Prejudicial.
1
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A. ANTECEDENTES
1.
2.
Partes en el Proceso Interno:
Demandante
COMPAGNIE GERVAIS DANONE
Demandado
Servicio Nacional de Propiedad Intelectual del
Estado Plurinacional de Bolivia
Tercero Interesado
GLORIA S.A.
Hechos relevantes:
2.1. El 6 de mayo de 2013, GLORIA S.A. (en adelante, GLORIA) solicitó al Servicio
Nacional de Propiedad Intelectual del Estado Plurinacional de Bolivia (en
adelante, el SENAPI) el registro de la marca PIL CALCIFEM (mixta) 1 para
distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.2
2.2. El 3 de septiembre de 2013, COMPAGNIE GERVAIS DANONE (en adelante,
DANONE) formuló oposición contra el registro del signo solicitado, al
considerar que dicho signo vulnera sus derechos de autor (patrimoniales)
respecto de la imagen y apariencia de los productos DENSI y CALCI + 3;
asimismo, alegó que mediante la solicitud de registro se pretenden perpetrar
actos de competencia desleal en su perjuicio.
2.3. Mediante Resolución Administrativa 631/2013 del 17 de diciembre de 2013, la
Dirección de Propiedad Industrial del SENAPI declaró improbada la oposición
y concedió el registro del signo solicitado a favor de GLORIA.
2.4. El 11 de febrero de 2014, DANONE presentó recurso de revocatoria contra la
Resolución Administrativa 631/2013.
2.5. Mediante Resolución Administrativa DPI/OP/REV-No. 057/2014 del 13 de
marzo de 2014, la Dirección de Propiedad Industrial del SENAPI resolvió
Expediente administrativo SM-2413-2013. Cabe señalar que de la documentación obrante en el
expediente no se advierte la reproducción del signo solicitado.
\
\
6
2
Clase 29: carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas
y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras y compotas; huevos; leche y
productos lácteos; bebidas lácteas; yogurt saborizado con frutas naturales; bebidas en base a lácteos
saborizados con frutas naturales; crema de leche; leche en polvo; leche semidescremada; aceites y
grasas comestibles.
3
De la documentación obrante en el expediente no se aprecia la reproducción de la obra sobre la cual
DANONE reivindica derechos de autor.
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rechazando el recurso de revocatoria y, en consecuencia, confirmó la
Resolución Administrativa 631/2013.
2.6. El 28 de marzo de 2014, DANONE presentó recurso jerárquico contra la
Resolución Administrativa DPI/OP/REV-No. 057/2014.
2.7. Por Resolución Administrativa DPI/OPO/J-No. 252/2014 del 1 de agosto de
2014, la Dirección Ejecutiva del SENAPI resolvió el recurso jerárquico
confirmando lo decidido en la Resolución Administrativa DPI/OP/REV-No.
057/2014, señalando lo siguiente:
a) DANONE no logró demostrar mediante prueba idónea y admisible en
derecho que el objeto del signo solicitado es la perpetración de actos de
competencia desleal, por lo que el signo solicitado no se encuentra incurso
en la prohibición establecida en el Artículo 137 de la Decisión 486.
b) No se demostró la titularidad de alguna obra de derechos de autor aplicada
a los signos distintivos DENSIA y CALCI +; además, de la revisión de la
base de datos y libros de registro del SENAPI se advirtió que no existe una
solicitud o registro de DENSIA y CALCI +, por lo que el signo solicitado no
se encuentra inmerso en la prohibición prevista en el Literal f) del Artículo
136 de la Decisión 486.
2.8. El 13 de abril de 2015, DANONE interpuso demanda contenciosa
administrativa contra la Resolución Administrativa DPI/OPO/J-No. 252/2014.
2.9. El 17 de junio de 2015, la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa,
Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado
Plurinacional de Bolivia admitió a trámite la demanda interpuesta por DANONE
y dispuso notificar al SENAPI y a GLORIA, esta última en su calidad de tercero
interesado.
2.10. El 25 de enero de 2016, la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa,
Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado
Plurinacional de Bolivia solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina, en cuanto a obtener un pronunciamiento respecto
de los siguientes aspectos:
(i)
¿Es posible formular oposición a una solicitud de registro de marca
basándose no en una marca registrada o solicitada previamente sino en
un posible derecho de autor sobre una imagen y apariencia de un
producto que se acusa de ser imitado?
(ii)
¿Cuál es el alcance de la expresión legítimo interés comprendida en el
Artículo 146 de la Decisión 486? ¿Dicho legítimo interés es demostrable
3
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solo a través de una marca registrada o solicitud de registro previa? ¿De
no ser así, aclarar si es posible su demostración también por otros
medios de prueba?
(iii)
Considerando lo dispuesto en los Literales a), f) y h) del Artículo 136 de
la Decisión 486, ¿es posible atribuirse un derecho de autor sobre una
imagen y apariencia de productos sin base en un registro previo o
solicitud de registro? ¿Puede constituir un derecho tutelable previa
verificación por cualquier otro medio de prueba respecto de su autoría?
(iv)
¿Qué se entiende por competencia desleal en el marco de la norma
andina? ¿Para su configuración es necesaria la concurrencia de partes
contrapuestas con previos registros de marca o es posible su
configuración aún sin la presencia de tal elemento?
(v)
Considerado que tanto el derecho de autor como la propiedad industrial
forman parte de la propiedad intelectual, ¿es posible asumir que las
imágenes y apariencias de los productos que no acrediten un previo
registro pueden ser considerado por la vía del derecho de autor?
(vi)
¿Cuáles son los elementos que deben tomarse en cuenta para evitar
confusión en el registro de marcas?
(vii) Por efecto del Artículo 137 de la Decisión 486, ¿la entidad pública
competente puede denegar una solicitud de registro de marca de una
persona por formular oposición sin contar con un registro previo?
(viii) ¿Para evitar la confusión debe prevalecer el derecho del titular o el
derecho del consumidor?
3.
Argumentos de la demanda de DANONE:
3.1. Este caso no tiene fundamento en una marca registrada o solicitada
previamente, se basa en el derecho de autor sobre la imagen y apariencia de
los productos DENSIA y CALCI +, que han sido imitados por GLORIA para
identificar exactamente el mismo tipo de productos (yogures), y en la comisión
de actos de competencia desleal por parte de GLORIA en contra de DANONE,
al generar confusión en el público consumidor.
V
'Jlii
3.2. Los derechos de autor de DANONE sobre las etiquetas, envoltorios y sus
elementos publicitarios como obras protegidas de arte aplicado tienen
protección sin necesidad de registro.
3.3. El desarrollo de la imagen de los productos DENSIA y CALCI + implicó la
contratación una agencia de publicidad especializada en Barcelona, España,
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cuyo costo elevado ha sido asumido por DANONE al igual que los costos
relacionados con el lanzamiento, la publicidad y el posicionamiento de los
referidos productos.
3.4. DANONE ostenta los derechos de explotación de la obra, como lo demuestra
con la copia del contrato con la agencia de publicidad previamente indicada,
el mismo que ha sido desestimado por SENAPI.
3.5. El SENAPI tiene una importante cantidad de medios probatorios de los que se
desprende cuando menos un indicio razonable de que la solicitud de registro
de la marca PIL CALCIFEM (mixta) se ha realizado para perpetrar un acto de
competencia desleal contra DANONE, pues muchas de las pruebas muestran
a todo color la semejanza de la imagen general que despierta en el consumidor
el producto PIL CALCIFEM de GLORIA respecto de los productos DENSIA y
CALCI + de DANONE.
4.
Argumentos de la contestación del SENAPI:
4.1. DANONE basó su oposición en el derecho de autor sobre la imagen y
apariencia de un producto, envases, etiquetas, envolturas y otros, el mismo
que no consta en ningún registro, solamente alegó que este derecho nace con
la obra, sin presentar prueba idónea que forme convicción de su existencia.
4.2. Los elementos sobre los cuales DANONE pretende protección no son
derechos de autor sino que deben estar protegidos por el derecho de marcas,
en tanto se encuentran referidos en los Literales b) y f) del Artículo 134 de la
Decisión 486. Por ello, las resoluciones emitidas por el SENAPI han
determinado que la protección como derecho de autor para los elementos
señalados por DANONE no corresponde.
4.3. Las pruebas aportadas por DANONE no cumplen con las formalidades
previstas en la ley (falta de legalización y traducción al idioma castellano), por
lo que no correspondía tomar en cuenta las mismas; en ese sentido, DANONE
no ha demostrado objetivamente en ninguna etapa del proceso su titularidad
sobre los elementos supuestamente creados por ésta y plagiados por
GLORIA.
4.4. No existe evidencia de que los productos de DANONE estén en el comercio
en Bolivia, por lo que no se podría establecer competencia desleal si no existe
competencia en el mercado.
4.5. Conforme a los hechos expuestos previamente, DANONE no ha demostrado
que existen indicios razonables que permitan inferir que la marca PIL
CALCIFEM (mixta) fue solicitada para perpetrar un acto de competencia
desleal.
\
4/
5
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5.
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Argumentos de la contestación de GLORIA:
No consta en el expediente que GLORIA haya contestado la demanda.
6.
Argumentos de réplica de DANONE :
Reitera los argumentos señalados en la demanda.
7.
Argumentos de dúplica del SENAPI:
Reitera los argumentos expuestos en la contestación de la demanda.
B.
NORMAS A SER INTERPRETADAS
1.
La Corte consultante solicita la interpretación prejudicial de los Literales a), f)
y h) del Artículo 136 y de los Artículos 137 y 146 de la Decisión 486 de la
Comisión de la Comunidad Andina4, en cuanto a obtener un pronunciamiento
respecto de los siguientes aspectos:
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina."Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara
indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un
tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales
el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(. . .)
f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un
tercero, salvo que medie el consentimiento de éste;
)
(. . .
h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de
un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un
riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un
aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor
comercial o publicitario."
"Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que Je permitan inferir
que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal,
podrá denegar dicho registro."
"Artículo 146.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga
legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el
registro de la marca.
A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de
treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición.
Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así Jo disponen las normas nacionales.
No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al
vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas
que hubieren coexistido con la solicitada."
6
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(i)
¿Es posible formular oposición a una solicitud de registro de marca
basándose no en una marca registrada o solicitada previamente sino en
un posible derecho de autor sobre una imagen y apariencia de un
producto que se acusa de ser imitado?
(ii)
¿Cuál es el alcance de la expresión legítimo interés comprendida en el
Artículo 146 de la Decisión 486? ¿Dicho legítimo interés es demostrable
solo a través de una marca registrada o solicitud de registro previa? ¿De
no ser así, aclarar si es posible su demostración también por otros
medios de prueba?
(iii)
Considerando lo dispuesto en los Literales a), f) y h) del Artículo 136 de
la Decisión 486, ¿es posible atribuirse un derecho de autor sobre una
imagen y apariencia de productos sin base en un registro previo o
solicitud de registro? ¿Puede constituir un derecho tutelable previa
verificación por cualquier otro medio de prueba respecto de su autoría?
(iv)
¿Qué se entiende por competencia desleal en el marco de la norma
andina? ¿Para su configuración es necesaria la concurrencia de partes
contrapuestas con previos registros de marca o es posible su
configuración aún sin la presencia de tal elemento?
(v)
Considerado que tanto el derecho de autor como la propiedad industrial
forman parte de la propiedad intelectual, ¿es posible asumir que las
imágenes y apariencias de los productos que no acrediten un previo
registro pueden ser considerado por la vía del derecho de autor?
(vi)
¿Cuáles son los elementos que deben tomarse en cuenta para evitar
confusión en el registro de marcas?
(vii) Por efecto del Artículo 137 de la Decisión 486, ¿la entidad pública
competente puede denegar una solicitud de registro de marca de una
persona por formular oposición sin contar con un registro previo?
(viii) ¿Para evitar la confusión debe prevalecer el derecho del titular o el
derecho del consumidor?
,¡11/Z
1
2.
No procede la interpretación de los Literales a) y h) del Artículo 136, por no ser
materia de controversia el riesgo de confusión del signo solicitado con una
marca previamente registrada o solicitada a registro, ni constituye sustento de
la oposición una marca notoriamente conocida.
3.
Procede interpretar el Literal f) del Artículo 136 y los Artículos 137 y 146, toda
vez que se discute si el registro del signo solicitado contraviene los derechos
7
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de autor cuya titularidad alega la empresa opositora y si con la solicitud de
registro se pretenden perpetrar actos de competencia desleal.
4.
De oficio, procede interpretar el Artículo 258 de la Decisión 486 de la Comisión
de la Comunidad Andina5, pues el mismo define los actos de competencia
desleal vinculados con la propiedad industrial.
C.
TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN
1.
2.
3.
4.
El legítimo interés en la oposición a un registro de marca.
La irregistrabilidad de una marca que infrinja el derecho de autor de un tercero.
Actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial. Actos de
competencia desleal en la obtención de un registro de marca. Actos de
confusión y actos de aprovechamiento indebido de la reputación ajena. El
frade dress.
Preguntas formuladas por la Corte consultante.
D.
ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN
1.
El legítimo interés en la oposición a un registro de marca
1.1. En el presente caso, se advierte que DANONE formuló oposición al registro
de la marca PIL CALCIFEM (mixta), sobre la base de los derechos
patrimoniales de los derechos de autor6 que ostentaría sobre la imagen y
apariencia de los productos DENSI y CALCI +. En consecuencia, resulta
pertinente analizar lo estipulado en el Artículo 146 de la Decisión 486 de la
Comisión de la Comunidad Andina:
"Artículo 146.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la
publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez,
oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca.
A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez
un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la
oposición.
5
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina."Artículo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito
empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos."
El Artículo 13 de la Decísión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena enuncia cuales son los
derechos patrimoniales, a través de los cuales el autor posee la facultad exclusiva de realizar, autorizar
o proh·1bir la reproducción, comunicación pública, distribución pública, la importación y la traducción de
su obra sín su autorización.
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Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las
normas nacionales.
No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis
meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo
153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la
solicitada."
1.2. Según la norma transcrita, quien se considere con legítimo interés podrá
presentar oposición contra el registro de una marca dentro del plazo de treinta
días siguientes a su publicación.
1.3. La norma comunitaria al usar el término "oposición fundamentada" se está
refiriendo a una oposición que contenga todas las pruebas necesarias
destinadas a demostrar su legítimo interés en la presentación de la oposición.
Tan importante resulta este tema, que el Artículo 146 en su segundo párrafo
concede a la parte interesada la posibilidad de pedir un plazo adicional de
treinta días para presentar tales pruebas. 7
1.4. Este Tribunal ha señalado en reiteradas oportunidades que el legítimo interés
corresponde ser calificado como tal por la oficina nacional competente. Sin
embargo, resulta importante manifestar que cualquier persona podrá invocar
legítimo interés para oponerse al registro de un signo como marca cuando este
se encuentre dentro de uno de los supuestos de irregistrabilidad absoluta,
detallados en el Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la
Comunidad Andina; asimismo, los terceros que consideren que el registro de
un signo como marca vulneraría indebidamente sus derechos, podrán
oponerse al registro del signo solicitado en virtud a lo dispuesto por el Artículo
136 de la Decisión 486, en el cual se detallan los supuestos de irregistrabilidad
relativa que podrían motivar la denegatoria de la solicitud de un signo como
marca.
1.5. De este modo, el legítimo interés al que se refiere la normativa andina deberá
ser verificado por la autoridad para cada caso en concreto; sin embargo, puede
considerarse como regla que tendrán legítimo interés para oponerse: (i)
cualquier persona cuando la oposición se fundamente en alguna de las
causales absolutas de irregistrabilidad; y, (ii) un tercero que pueda ver
afectado indebidamente sus derechos por el registro de un signo como marca,
en cuyo caso la oposición formulada se fundamenta en una causal de
irregistrabilidad relativa.
De modo referencial, ver Proceso 171-IP-2015 del 4 de febrero de 2016, p 1 O.
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2.
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La irregistrabilidad de una marca que infrinja el derecho de autor de un
tercero
2.1. En su oposición, DANONE alegó ser titular de los derechos patrimoniales de
los derechos de autor sobre la imagen y apariencia de los productos DENSI y
CALCI +, los mismos que estarían siendo imitados por GLORIA en el signo
solicitado; por tanto, es pertinente analizar el Literal f) del Artículo 136 de la
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina:
"Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso
en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular
cuando:
(. . .)
f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el
derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste;
(... )"
2.2. Encontramos que esta prohibición de registro contiene dos supuestos: (i) que la
marca solicitada a registro infrinja un derecho de propiedad industrial; y, (ii)
que la marca solicitada a registro infrinja un derecho de autor. En ambos casos
se requiere que no medie consentimiento del tercero al que le pertenecen los
derechos de propiedad industrial o de autor susceptibles de ser vulnerados.
2.3. El derecho de autor protege todas las manifestaciones originales, literarias,
artísticas y científicas, que sean fruto del ingenio humano, cuando ellas son o
puedan ser accesibles a la percepción sensorial y puedan ser objeto de
reproducción por cualquier medio apto para tal finalidad. 8
2.4. Es un derecho que se ejerce sobre un bien inmaterial soportado en obras de
naturaleza artística, literaria o científica y que está regulado y es objeto de
protección por los diferentes ordenamientos jurídicos estatales y, también, por
el ordenamiento comunitario andino, como es el caso de la Decisión 351 de la
Comisión del Acuerdo de Cartagena. 9
2.5. La norma sobre Derechos de Autor tiene como objeto de protección a la obra
intelectual. La existencia de la obra es el presupuesto de la existencia del
derecho y el sujeto que se beneficia de esta tutela legal es el autor de la
creación intelectual. 1 º
8
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De modo referencial, ver Proceso 247-IP-2014 del 19 de agosto de 2015, pp. 19-21.
Ibídem.
Ibídem.
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2.6. El registro de los Derechos de Autor en la normativa andina no funge como
elemento constitutivo de derechos y el que se realice o no, carece de
relevancia en cuanto al goce o al ejercicio de los derechos reconocidos por la
ley al autor de la obra.11
2.7. Resulta pertinente advertir que el Derecho de Autor es independiente aunque
compatible con los derechos de Propiedad Industrial. Es decir, los derechos
de Propiedad Industrial son también independientes y, asimismo, compatibles
con los del autor. Esa independencia, pero a la vez compatibilidad, es la que
permite que un mismo bien intelectual pueda estar protegido simultáneamente
por el Derecho de Autor y el de Propiedad lndustrial. 12
2.8. Una obra puede ser protegida también como marca, o un signo distintivo
también como una obra; o que una obra de arte aplicado sea igualmente un
modelo industrial o viceversa13, o que constituya una marca.
2.9. Esa independencia posible y simultánea compatibilidad no conduce a que un
derecho prevalezca sobre el otro, salvo alguna disposición legal en contrario
que expresamente establezca esa prevalencia -que no es el caso de la
normativa andina- de suerte que cada uno de esos derechos otorga a su titular
un monopolio de explotación, pero, en sus respectivos ámbitos.14
2.1O. En último caso, la prevalencia podría surgir de las características del caso
concreto; por ejemplo, si alguien pretende registrar como marca una obra
ajena, sin el consentimiento del autor o si alguien pretende registrar, aunque
sea optativo para el creador, al amparo del Derecho de Autor una obra de arte
aplicado, ya creada y registrada como diseño industrial por un tercero. 15
2.11. De lo expuesto, resulta concluyente que lo que la Decisión 486 prohíbe en el
Literal f) del Artículo 136 es el registro como marcas de aquellos signos que
infrinjan el derecho de Propiedad Industrial o el Derecho de Autor
correspondiente a un tercero en razón de ser igualmente el producto de su
creación intelectual, en cuyo caso tendría que mediar el consentimiento de
este. 16
11
De modo referencial, ver Proceso 44-IP-2013 del 16 de julio de 2013, p. 20-21.
12
De modo referencial, ver Proceso 247-IP-2014 del 19 de agosto de 2015, pp. 19-21.
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13
Ibídem.
14
Ibídem.
Ibídem.
Ibídem.
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2.12. Es menester advertir que solo será objeto de impedimento al registro como
marca las obras que se encuentren protegidas por el Derecho de Autor, dada
la característica de "originalidad" que han de tener, ya que no se protegen
obras genéricas ni banales. Lo anterior es importante pues en el caso de que
se solicite la protección de obras genéricas o banales no procederá aquella
protección. 17
2.13. Adicionalmente, tal impedimento de registro protegido por el Derecho de Autor
estará sometido a que el Derecho de Autor base de la oposición sea capaz de
crear riesgo de confusión en el público consumidor, con respecto de la clase
de productos o servicios que pretende distinguir el signo solicitado a registro,
ya que si este no fuera el caso, podrá ser objeto de protección por el Derecho
de Marcas. Sin embargo, podrá ocurrir el caso de una obra, por ejemplo, de
tal reputación y originalidad, que como en el caso de las marcas notorias, sea
capaz de producir riesgo de confusión con cualquier clase de productos o
servicios, por lo que en cualquier supuesto se configura como causal de
irregistrabilidad. 18
2.14. Por lo tanto, para aplicar la causal de irregistrabilidad prevista en el Literal f)
del Artículo 136 de la Decisión 486, la autoridad competente deberá determinar
si la imagen y apariencia de los productos DENSIA y CALCI + constituyen
obras susceptibles de ser protegidas por Derechos de Autor y si DANONE
ostenta titularidad sobre las mismas; finalmente, de ser el caso, se deberá
establecer si el signo solicitado ocasionaría en el público consumidor un riesgo
de confusión con dichas obras.
17
Ibídem.
18
De modo referencial, ver Procesos 41-IP-98 del 5 de marzo de 1999, p. 11; 47-IP-2015 del 3 de junio de
2015, pp. 16-17; 140-IP-2015 del 20 de julio de 2015, p. 12; y 247-IP-2014 del 19 de agosto de 2015,
pp. 19-21. Es pertinente agregar que en el Proceso 32-IP-1997 del 2 de octubre de 1998, el Tribunal
señaló lo siguiente:
"Sí el derecho sobre el título de una obra, en el marco del derecho de autor, se dirige a evitar que
se utilice el mismo en otra (sea de cualquier género o del mismo género, según lo que disponga
cada ley nacional), a los fines de evitar la confusión en el público, parecería entonces que, sí se
es coherente entre lo protegido por el derecho de autor y lo que se pretende evitar con la
prohibición marcaria es que el uso de ese título (original) para distinguir un producto o servicio,
sea susceptible de crear confusión del público entre la obra y el producto o servicio que se
pretende distinguir y amparar con el mismo signo.
Ello también sería coherente con el sentido de la protección marcaria que se dirige a tutelar el
signo distintivo en relación con productos o servicios de la misma clase, de modo que, salvo en
las marcas notorias, pueden coexistir distintos titulares sobre igual signo para distinguir productos
o servicios idénticos o similares, siempre que no se genere confusión. Es más -extremando el
rigor en el análisis-, reconocer un derecho absoluto sobre el título de una obra para impedir su
registro como marca sobre cualquier producto o servicio, aun cuando no hubiere riesgo alguno
de confusión entre la obra y el producto o servicio, sería tanto como instituir una nueva figura: la
de la supranotoríedad como marca del título de una obra."
12
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Actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial. Actos
de competencia desleal en la obtención de un registro de marca. Actos
de confusión y actos de aprovechamiento indebido de la reputación
ajena. El trade dress
3.1. En el proceso, DANONE ha referido que la solicitud de registro de la marca
PIL CALCIFEM (mixta) se habría realizado para perpetrar un acto de
competencia desleal en su perjuicio, pues sus pruebas demuestran a todo
color la semejanza de la imagen general que despierta en el consumidor el
producto PIL CALCIFEM de GLORIA respecto de los productos DENSIA y
CALCI+ de DANONE.
3.2. Al respecto, los Artículos 258 y 259 de la Decisión 486 regulan el tema de los
actos de competencia desleal vinculados a la Propiedad Industrial.
3.3. El Artículo 258 de la referida norma establece lo siguiente:
"Artículo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad
industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y
prácticas honestos."
3.4. De lo anterior se desprende que no hay una lista taxativa que indique cuáles
actos se consideran desleales. Será desleal todo acto vinculado a la propiedad
industrial que realizado en el ámbito empresarial sea contrario a los usos y
prácticas honestos.19
3.5. En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticas honestos, el
Tribunal ha considerado que son actos que se producen, precisamente,
cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de
situaciones que puedan perjudicar al competidor.20
3.6. El concepto de usos honestos parte de lo que se denomina buena fe comercial;
es decir, que se encuentra relacionada con la buena fe que debe prevalecer
entre los comerciantes y que responde a una práctica que atiende los
mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad. 21
3.7. La finalidad de la figura de la competencia desleal se da en dos aspectos:
19
De modo referencial, ver Proceso 217-IP-2015 del 24 de agosto de 2015, p. 7.
Ibídem.
JAECKEL KOVAKS, Jorge. Apuntes sobre Competencia Desleal. Seminarios 8. Centro de Estudios de
Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, p. 45.
13
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"(. . .) de un lado se trata de amparar los intereses de los demás empresarios,
en la medida en que ellos podrían resultar vulnerados por el comportamiento
indebido del competidor desleal; pero además, y esta faceta de la restricción a
la competencia desleal es frecuentemente olvidada, se busca establecer una
protección efectiva para los intereses de los particulares, en cuanto son
consumidores y destinatarios exclusivos de muchas de las prácticas indebidas
(publicidad engañosa, por ejemplo). "22
3.8. Para que un acto sea calificado como competencia desleal, la doctrina indica
que se debe cumplir con lo siguiente: 23
a)
Que el acto o actividad sean de efectiva competencia; es decir, que el
infractor y la víctima estén en una verdadera situación de rivalidad
competitiva, ejerciendo la actividad comercial en la misma o análoga
forma.
b)
Que el acto o la actividad sea indebido.
c)
Que el acto o actividad que sea susceptible de producir un daño, ya sea
que lo produzca efectivamente, o que simplemente sea susceptible de
producirlo.
3.9. La legislación andina trata de prevenir conductas que atenten contra los usos
mercantiles honestos; por tanto, la protección a los competidores, al público
consumidor y al interés general, en relación con una competencia deshonesta
o desleal, se desprenden de la misma, a fin de propiciar un correcto
funcionamiento del sistema competitivo. 24
Actos de competencia desleal en la obtención de un registro de marca
3.1 O. Respecto de la prohibición establecida en el Artículo 137 de la Decisión 486
de la Comunidad Andina:
"Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios
razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para
perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar
dicho registro".
3.11. La anterior causal de irregistrabilidad se consagra con la finalidad de
salvaguardar el desenvolvimiento honesto y transparente en el mercado y,
GACHARNÁ, María Consuelo. La Competencia Desleal. Editoríal Temís, Bogotá, 1982, p. 47.
De modo referencial, ver Proceso 217-IP-2015 del 24 de agosto de 2015, p. 7.
Ibídem.
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para esto, trata de evitar que el registro de un signo como marca se use para
ejecutar un acto de competencia desleal.25
3.12. La norma trascrita consagra tres verbos rectores: perpetrar, facilitar o
consolidar. El primero se realiza cuando la solicitud por sí misma se configura
como un acto de competencia desleal. El segundo se realiza si la solicitud de
registro permite la realización de un acto de competencia desleal mediante
otras plataformas fácticas. Es decir, si la solicitud genera el escenario propicio
para que se den otro tipo de actos de dicha naturaleza, bajo el soporte de la
posible obtención de un registro de marca. Y el tercero se realiza cuando la
solicitud complementa y perfecciona el acto de competencia desleal. Esto
quiere decir que estamos ante un acto complejo, compuesto de múltiples
acciones que tienen como finalidad realizar un acto de competencia desleal y
que, por supuesto, no está completo o consolidado sin la solicitud de un
determinado registro de marca.26
Actos de confusión
3.13. Los actos de competencia desleal por confusión son los más emblemáticos en
relación con el registro de un signo como marca. Si un competidor solicita el
registro con la finalidad de generar confusión en el mercado como tal y, por lo
tanto, de causar daño a otro competidor, estaremos en frente de la causal
anotada.27
3.14. Tales actos gozan de las siguientes características, de acuerdo a lo sostenido
por este Tribunal: 28
a)
No se trata de establecer un análisis en materia de confundibilidad de
signos distintivos, ya que esto es un tema regulado en otra normativa. Se
trata, entonces, de determinar si dichos actos, en relación con un
competidor determinado, generan confusión en el público consumidor
respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o
comercial de un competidor.
b)
La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusión por
cualquier medio. Lo anterior quiere decir que se pueden presentar
diversas maneras de crear confusión respecto de los productos o la
actividad industrial o comercial de un competidor. Pueden, en efecto,
25
De modo referencial, ver Proceso 6-IP-2015 del 29 de abril de 2015, pp. 23 y 24.
26
Ibídem.
De modo referencial, ver Proceso 67-IP-2015 del 13 de mayo de 2015, p. 16.
De modo referencial, ver Proceso 217-IP-2015 del 24 de agosto de 2015, p. 10.
15
ó
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darse en forma de artificios, engaños, aseveraciones, envío de
información, imitación, productos, envases, envolturas, etc. En este
sentido, la utilización de un signo distintivo ajeno para hacer pasar como
propios productos ajenos, es considerada como una práctica desleal.
c)
Para catalogar un acto como desleal, es condición necesaria que los
competidores concurran en un mismo mercado, puesto que si no hay
competencia; es decir, si los actores no concurren en un mismo mercado
no se podría hablar de competencia desleal.
3.15. El análisis debe partir de "indicios razonables" que permitan llegar a la
conclusión de que el solicitante del registro, de mala fe, podría perjudicar a
otro competidor en el mercado. Por "indicio razonable" se debe entender todo
hecho, acto u omisión del que, por vía de inferencia, pueda generar una gran
probabilidad de que el registro se solicitó con el ánimo de cometer un acto de
competencia desleal. 29
Actos de aprovechamiento indebido de la reputación ajena
3.16. Sin duda alguna, aprovecharse ilícitamente del prestigio que otro empresario
ha ganado en el mercado es un acto que debe estar proscrito. Hace parte de
ese grupo de conductas que denominamos desleales y que podrían generar
grandes problemas de competencia, ruptura de la transparencia en el mercado
y error en el público consumidor.30
3.17. A propósito de la marca notoriamente conocida que merece una protección
reforzada en el mercado, esto parte del mismo supuesto: el esfuerzo
empresarial es un activo que se debe proteger para desarrollar adecuada y
estructuralmente el desarrollo del mercado.
3.18. La mencionada conducta desleal no sólo está dirigida a aprovecharse de la
notoriedad de un signo distintivo, sino del posicionamiento de un producto
como tal, de la fama y prestigio de la organización empresarial, o inclusive de
la honestidad y transparencia en la venta de un producto o en la presentación
de un servicio, entre otras situaciones que podrían constituir la imagen de una
empresa.31
3.19. Posicionarse empresarialmente es una fuerte tarea logística. Permitir que de
manera velada otro competidor se aproveche de dicha situación, es en últimas
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29
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b
De modo referencial, ver Proceso 67-IP-2015 del 13 de mayo de 2015, pp. 16-17.
Ibídem.
Ibídem.
16
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permitir que el posicionamiento en el mercado se vaya diluyendo, generando
con estos una erosión sistemática de la ubicación de un empresario en el
mercado.32
3.20. Para establecer la posible conducta desleal en el marco del Artículo 137 de la
Decisión 486, debe determinar lo siguiente: 33
a) Posible práctica deshonesta: solicitud de registro de marca.
b) Indicios razonables que hagan pensar que dicha solicitud se hubiese
presentado para perpetrar, facilitar o consolidar el aprovechamiento de la
reputación ajena. Para esto se debe probar la existencia de la reputación
ajena que se quiere aprovechar. Si no existe prestigio, posicionamiento en
el mercado o notoriedad de un signo distintivo, pues no se podría
sancionar la conducta como desleal.
3.21. En este caso es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar;
es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno es lo que se debe
sancionar, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición
empresarial. 34
El trade dress
3.22. Tomando en consideración que DANONE alega confusión entre el signo
solicitado y la imagen y apariencia de sus productos DENSI y CALCI +, es
importante hacer referencia a lo relacionado a la apariencia del producto,
conocido en otras legislaciones y en la doctrina como el "frade dress", figura
que por cierto no está como tal contemplada en la Decisión 486, lo cual no le
resta importancia como para que pueda ser incorporada y analizada como uno
de los eventuales aspectos relacionados con la competencia desleal.
3.23. Este Tribunal constata que si bien la temática de la apariencia del producto o
servicio, también conocido como "vestido de producto" o frade dress no se
encuentra regulada de manera expresa en la Decisión 486 (así como en
ninguna legislación internacional puesto que se trata de un desarrollo
jurisprudencia! a partir del Derecho de Marcas), dicha temática debe ser
valorada vista su vinculación con la disciplina jurídica de la represión de la
competencia desleal, de conformidad con la doctrina mayoritaria y la posición
de las oficinas nacionales competentes de los países miembros.35
32
Ibídem.
33
Ibídem.
34
Ibídem.
De modo referencial, ver Proceso 217-IP-2015 del 24 de agosto de 2015, p. 14.
35
17
)
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3.24. En efecto, la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC)
de la República de Colombia ha afirmado que el vestido de producto se puede
proteger mediante la figura de la marca comercial tridimensional, el diseño
industrial o, inclusive, la posibilidad de interponer acciones por competencia
desleal derivadas de actos de engaño, de confusión y de imitación. La SIC
determinó que el trade dress se puede proteger en Colombia a través de las
acciones por competencia desleal, inclusive aunque no exista una marca
registrada previamente, puesto que lo que se busca es evitar que sucedan
actos capaces de crear confusión por cualquier medio respecto del
establecimiento, producto o actividad de un competidor. 36
3.25. Por otro lado, respecto de la presentación o apariencia de los productos y/o
servicios en el mercado (frade dress), el Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (lndecopi) de la
República del Perú, ha señalado que "los actos de competencia desleal no
involucran sólo a marcas registradas, sino también a la forma de presentación
de los productos (o servicios) en el mercado (frade dress)". 37
3.26. Este Tribunal vinculó la figura de la apariencia de producto o "vestido de
producto" al ámbito de la competencia desleal refiriendo que similar criterio al
que utiliza el registrador para el registro de marcas tridimensionales, deberá
utilizarse para reconocer el derecho respecto de un diseño de envase utilizado
en el mercado para un producto determinado, ya que no podrá concederse el
derecho sobre un frade dress (forma o presentación de un producto en el
mercado) en el ámbito de la competencia desleal, si este diseño no posee
distintividad, por ser uno de forma usual. 38
3.27. De igual manera a como se ha mencionado en referencia a los criterios que
debe observar el registrador, en materia de competencia desleal es necesario,
para reconocer el derecho sobre la forma o presentación de un producto, que
este posea una forma nueva, ya sea mediante la alteración de configuraciones
ordinarias o comunes, por disposiciones geométricas que lo conviertan en
típico y característico, o bien, si fuera una forma común de envase, figuren en
él elementos tales como grabados, estampados, viñetas y relieves, que
imprima y dé el rasgo distintivo.
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36
Ibídem, pp. 14-15.
37
Criterio recogido de la Resolución 447-2002ffPI-INDECOPI de 13 de mayo de 2002, recaída en el
expediente 112398-2000.
38
De modo referencial, ver Proceso 217-IP-2015 del 24 de agosto de 2015, p. 16.
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3.28. El frade dress puede incluir rasgos del producto tales como el color, tamaño,
diseño, etc. O inclusive del servicio, tales como rasgos arquitectónicos, el
menú o la disposición de elementos en el local.39
3.29. Por lo tanto, el frade dress consiste en la suma de los elementos decorativos
y de presentación que identifican un producto o establecimiento y que por su
presentación generan una percepción distintiva en la mente del consumidor.40
3.30. En el caso de los productos se tomará en cuenta la apariencia visual integral,
referente al tamaño, forma, combinación de colores, textura, formato de letras,
gráficos, modalidades de oferta, empaques, incluye protección del carácter
distintivo de la interface y el diseño de elementos de una página web. 41
3.31. La protección de las iniciativas empresariales no sólo incluye el tradicional
espectro de los derechos de exclusiva, sino también la apariencia integral del
negocio, a través del reconocimiento y protección del frade dress, instituto de
génesis jurisprudencia! que tímidamente se abre camino entre los derechos
industriales, intelectuales y el derecho de la represión de la competencia
desleal.42
3.32. En la jurisprudencia de Estados Unidos de América, nutrida de la incesante
casuística de los litigios ante las Cortes, así como la labor de registro de los
signos distintivos por parte de la United States Patent and Trademark Office
(USPTO) se han desarrollado métodos de evaluación de la registrabilidad de
un frade dress, como la no funcionalidad fáctica o jurídica, que lo distingue de
otras figuras del Derecho Industrial, lo cual nos evoca la necesidad de
aprehender las herramientas del derecho comparado para la gesta de
sistemas eficientes.43
3.33. Los países de América Latina han optado por extender el ámbito del Derecho
de Marcas a través de las marcas tridimensionales, concepto que quiebra la
relación significante-significado entre la marca y producto, para poder
diferenciarse de los demás agentes que concurren en el mercado (deber de
diferenciación). Sin embargo, habida cuenta las limitaciones que este ofrece,
se ha promovido que se recurra a las acciones de represión de la competencia
1Jr
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39
FERRERO DIEZ CANSECO, Gonzalo. Nuevas marcas: ¿Algo nuevo bajo el sol?. Anuario Andino de
Derechos Intelectuales, Año IV, Nº 5, Lima, 2009, p. 328.
40
De modo referencial, ver Proceso 217-IP-2015 del 24 de agosto de 2015, p. 18.
41
Ibídem.
42
Ibídem.
43
Ibídem.
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desleal. En efecto, resulta útil aprovechar la flexibilidad brindada por las
normas de represión de la competencia desleal.44
3.34. En la Decisión 486, el derecho de la represión de la competencia desleal y el
Derecho de Marcas no deben considerarse compartimentos de estanco. Por
el contrario, se encuentran estrechamente relacionados. 45
3.35. Por un lado, en el Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la
Comunidad Andina no se permiten los registros que se hubiesen solicitado
para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal (Artículo
137 de la Decisión 486). Asimismo, un signo distintivo notoriamente conocido
será protegido contra su uso y registro no autorizado, sin perjuicio de las
demás disposiciones de la Decisión 486 que fuesen aplicables y de las normas
para la protección contra la competencia desleal del país miembro (Artículo
225 de la Decisión 486). Además, los Artículos 258 y 259 de la Decisión 486
regulan el tema de la competencia desleal vinculada a la propiedad industrial,
así como el Artículo 262 de la misma normativa el de la competencia desleal
en el ámbito de los secretos empresariales. Finalmente, los Artículos 267, 268
y 269 de la Decisión 486 regulan las acciones por competencia desleal.46
3.36. En el derecho de la represión de la competencia desleal no se permiten, de la
misma manera, las vulneraciones a los Derechos de Propiedad Intelectual de
terceros. En efecto, la normativa andina reconoce la importancia de la
protección de los derechos de exclusiva; sin embargo, este derecho tiene
como contraparte un deber, el de la diferenciación.47
3.37. Al respecto, cabe indicar que existe un "derecho a imitar" que consiste en que
un concurrente en el mercado puede lícitamente imitar las iniciativas
empresariales de otro concurrente. No obstante, el denominado "derecho a
imitar" no puede ser ejercido por las empresas de modo irrestricto. Por el
contrario, debe ser ejercido respetando los límites que el ordenamiento jurídico
estab Ieee.48
3.38. Existen dos límites al derecho de imitación: primero, el deber de respetar la
propiedad intelectual de terceros (derechos de autor, derechos sobre signos
distintivos, derechos sobre patentes de invención, derechos sobre diseños y
otros); y, segundo, un deber de diferenciación del empresario en observancia
(
1
44
De modo referencial, ver Proceso 217-IP-2015 del 24 de agosto de 2015, pp. 18-19.
45
Ibídem, p. 19.
46
Ibídem.
47
Ibídem.
Ibídem.
48
20
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)
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de la buena fe comercial, evitando caer en actos de competencia desleal por
confusión, imitación sistemática o explotación indebida de la reputación
ajena.49
3.39. En este caso, se debe verificar si existen indicios razonables que permitan
inferir que el registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar
un acto de competencia desleal, teniendo en consideración las cuestiones
expuestas anteriormente respecto de la competencia desleal.
4.
Preguntas formuladas por la Corte consultante
Antes de dar respuesta a las preguntas formuladas, es necesario precisar que
este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso en concreto,
siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que
conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como
tampoco calificará los hechos materia del proceso.
4.1. ¿Es posible formular oposición a una solicitud de registro de marca
basándose no en una marca registrada o solicitada previamente sino en
un posible derecho de autor sobre una imagen y apariencia de un
producto que se acusa de ser imitado?
En relación a la pregunta formulada, se deberá tomar en cuenta lo señalado
en el Apartado 1 de la Sección D de la presente Interpretación Prejudicial.
Para proteger un Derecho de Autor, quien invoque el mismo deberá probar su
titularidad sobre la obra, la misma que debe ostentar las características previstas
por la normativa de Derecho de Autor, como la originalidad, a fin de acceder a
dicha protección.
4.2. ¿Cuál es el alcance de la expresión legítimo interés comprendida en el
Artículo 146 de la Decisión 486? ¿dicho legítimo interés es demostrable
solo a través de una marca registrada o solicitud de registro previa; de
no ser así, aclarar si es posible su demostración también por otros
medios de prueba?
En relación a la pregunta formulada, se deberá tomar en cuenta el análisis
realizado en el Apartado 1 de la Sección D de la presente Interpretación
Prejudicial.
4.3. Considerando lo dispuesto en los Literales a}, f) y h) del Artículo 136 de
la Decisión 486, ¿ es posible atribuirse un derecho de autor sobre una
imagen y apariencia de productos sin base en un registro previo o
49
\
__ \
\
De modo referencial, ver Proceso 217-IP-2015 del 24 de agosto de 2015, pp. 19-20.
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solicitud de registro? ¿puede constituir un derecho tutelable previa
verificación por cualquier otro medio de prueba respecto de su autoría?
Resulta pertinente reiterar que las causales de irregistrabilidad contempladas
en los Literales a) y h) del Artículo 136 de la Decisión 486 no tienen relación
con el Derecho de Autor, de acuerdo a lo señalado en el Apartado 2 de la
Sección D de la presente Interpretación Prejudicial.
El Artículo 52 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena,
establece que la protección que se otorga a los Derechos de Autor no se
encuentra subordinada a ningún tipo de formalidad; asimismo, el Artículo 53
de la referida norma, establece que el registro es declarativo y no constitutivo
de derechos.
De acuerdo a lo estipulado por la normativa andina, es posible que el titular de
derechos de autor sobre una obra (creación intelectual original de naturaleza
científica, artística o literaria susceptible de ser divulgada o reproducida en
cualquier forma) solicite la protección de tales derechos pese a no encontrarse
inscritos en el registro correspondiente o en trámite de registro; no obstante,
la autoridad competente deberá analizar si los elementos sobre los que se
solicita la protección son susceptibles de ser protegidos a través de Derechos
de Autor y, de ser el caso, verificar que la persona que solicita la protección
ostente su titularidad, para lo cual deberá analizar los medios de prueba
aportados para probar esto.
4.4. ¿ Qué se entiende por competencia desleal en el marco de la norma
andina? ¿para su configuración es necesaria la concurrencia de partes
contrapuestas con previos registros de marca o es posible su
configuración aún sin la presencia de tal elemento?
En relación a la primera pregunta, se deberá tomar en cuenta el análisis
realizado en el Apartado 3 de la Sección D de la presente Interpretación
Prejudicial.
Sobre la segunda pregunta, se recalca que lo que se busca con la prohibición
de registro establecida en el Artículo 137 de la Decisión 486 es evitar que se
configuren actos de competencia desleal que sean contrarios a los usos y
prácticas honestos realizados en el ámbito empresarial, no existiendo una lista
taxativa de qué actos pueden constituir los mismos.
1
Acorde con lo indicado, no es necesaria la existencia previa de un registro de
marca para alegar la configuración de actos de competencia desleal. Por
ejemplo, la configuración de la comisión de supuestos actos de competencia
desleal podrá plantearse sobre la base de la titularidad de nombres
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comerciales, derechos de autor, frade dress, etc., figuras que no requieren de
su inscripción en el registro correspondiente para acceder a su protección.
4.5. Considerado que tanto el derecho de autor como la propiedad industrial
forman parte de la propiedad intelectual, ¿es posible asumir que las
imágenes y apariencias de los productos que no acrediten un previo
registro pueden ser considerado por la vía del derecho de autor?
Es posible que las imágenes o apariencias de los productos puedan constituir
elementos susceptibles de ser obras protegidas por Derechos de Autor50 y que
estas no se encuentren inscritas; no obstante, como ha sido señalado
previamente, corresponde a la autoridad competente determinar ello, a efectos
de concederles protección, sin que constituya un impedimento su no
inscripción en el registro correspondiente.
4.6. ¿Cuáles son los elementos que deben tomarse en cuenta para evitar
confusión en el registro de marcas?
Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión serían los
siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre
los productos o servicios distinguidos por ellos, (ii) o identidad entre los signos
y similitud o vinculación entre los productos o servicios, (iii) o semejanza entre
los signos e identidad entre los productos y servicios, (iv) o semejanza entre
los signos y también similitud o vinculación entre los productos y servicios.
4.7. Por efecto del Artículo 137 de la Decisión 486, ¿la entidad pública
competente puede denegar una solicitud de registro de marca de una
persona por formular oposición sin contar con un registro previo?
De conformidad con lo desarrollado en los Apartados 2 y 3 de la Sección D de
la presente Interpretación Prejudicial, esto sí es posible.
Se reitera que a efectos de formular oposición no es necesaria la existencia
de un registro previo, salvo en el caso de las marcas, dado que el Artículo 154
de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina51 establece el
principio "registra!" respecto de las mismas. Sobre la base de dicho principio
50
51
En el contexto de la presente Interpretación Prejudicial, debe entenderse como "obra" a toda creación
intelectual original de naturaleza artística, científica o literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida
en cualquier forma, conforme lo establece el Artículo 3 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo
de Cartagena.
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina."Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante
la respectiva oficina nacional competente."
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básico se sustenta el sistema atributivo del registro de marca, mediante el cual
el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro.
No obstante, una oposición podrá sustentarse también en nombres comerciales
o Derechos de Autor, entre otros, cuyos derechos nacen con el uso del signo y
creación de la obra, respectivamente. En estos casos, el registro de los mismos
es facultativo; por tanto, a efectos de solicitar protección sobre los referidos
elementos de propiedad intelectual, deberá acreditarse la existencia del nombre
comercial o Derecho de Autor y la titularidad del mismo por parte de quien solicita
tal protección.
4.8. ¿Para evitar la confusión debe prevalecer el derecho del titular o el
derecho del consumidor?
Primero debemos recordar que la marca es una herramienta que contribuye a
que el público consumidor pueda diferenciar los productos y/o servicios
ofrecidos por diversos competidores en el mercado, generando de esta
manera vínculo entre el producto y/o servicio, su calidad, así como su origen
empresarial.
En ese contexto, es preciso considerar que en el supuesto que se genere
riesgo de confusión entre dos signos distintivos o entre un signo distintivo y
otro derecho protegido por la Decisión 486, no sólo debe prevalecer el interés
o derecho del titular de la marca registrada o del titular de esos otros derechos
referidos sino, por sobre todo, el derecho del público consumidor -quien
resulta por lo general ser la parte más débil en una relación contractual- a fin
de que este no se vea inducido a error con la presencia de dos signos similares
en el mercado y destinados a amparar productos o servicios idénticos o
vinculados.
Así, a fin de salvaguardar el interés general del público consumidor, la
normativa comunitaria andina ha consagrado en el Artículo 136 que no podrán
acceder a registro como marca aquellos signos que sean idénticos o se
asemejen a Derechos de Propiedad Industrial o Derechos de Autor de
terceros, que tengan relación con productos o servicios idénticos o vinculados
con los cuales el uso del signo sea susceptible de causar un riesgo de
confusión o de asociación.
Tal premisa normativa faculta a la Autoridad competente a evaluar cada caso
en concreto, teniendo como finalidad primordial cautelar el interés general de
los consumidores.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja
consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte
consultante al resolver el proceso interno 082/2015-CA, la que deberá adoptarla al
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emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del
Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en
concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron
de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del
Estatuto del Tribunal.
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Cecilia Luis-áAyllófÍQuinteros
MAGISTRADA
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Hugo Ramiro Gómez Apac
MAGISTRADO
De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la
presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
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SECRE ARIO
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Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación
Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en
la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
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